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博仲招募智慧財產法務實習生

博仲法律事務所為一家由臺灣律師及外國律師合夥之全方位法律事務所,我們重視其對於社群的責任,「樂於分享、創造互利」為其經營的核心價值之一。基此,我們希望能提供即將步入社會之年輕學子一個提早進入法律事務所見習的機會,透過參與案件承辦,提供年輕人接觸法律案件、體驗法律生活的機會,同時將經驗傳承給年輕有潛力的人,使其發現自我潛能,發展自我的能力及熱情、與拓展人際關係及視野,並透過參與公益或服務性質的活動,共同為邁向實踐社會企業宗旨而努力。目前計畫招募具有法律熱忱並且對智慧財產權有興趣的智財法務實習生。

招募對象:暑假後升大四法律系及法律研究所的在校學生。

工作的範圍:

  • 協助台灣及外國律師、法務整理個案事實、研究個案中之國內外法律問題、實務見解、學說,及蒐集、分析、組織相關證據資料。
  • 協助各項訴訟或非訟法律案件之進行,例如:商標專利申請、撰擬書狀、契約及各類文件,參與議約、與法院、主管機關或當事人之聯繫等。
  • 自行或協助其他法務及律師撰寫法律文章,發表於本所網站,或國內外期刊雜誌。
  • 協辦或主辦各類智財法律研究專案,藉以發展或深化願景的專業領域。

實習時間及待遇:

  • 暑假7月起實習二 ~ 六個月、依據雙方談定之工作起訖日簽訂定期合約。
  • 暑假7/1-8/31為星期一~星期五8:30-17:30 或 9:00-18:00,暑假實習須全程參與;開學後實習時間須能每週工作至少15小時,欲申請實習者請務必事先確認個人行程安排。
  • 待遇:時薪:200元。

我們重視以下條件

(1) 中、英文聽、說、讀、寫能力流利

(2) 喜歡及重視團隊合作

(3) 主動積極、學習意願佳、有責任感

(4) 喜歡對話(溝通)。

本所重視個人特質與需求,提供多元化的友善工作環境,2015年起連續4年獲得亞洲法律雜誌《Asian Legal Business Magazine》最佳雇主的殊榮。同時,博仲也努力成為最好的在地公民,鼓勵同仁關心我們的環境及參與社會公益服務。因此,於2017年成為亞洲第一家獲得B型企業認證的法律事務所,重視「員工照顧」、「環境友善」、「社區經營」,透過利益共享,善用企業力量改變社會與環境上的問題,造福員工、客戶、社區及環境,共創企業與社會共好的環境。您在此網站可以進一步了解本所業務內容、工作環境,以及本所的社群服務計畫。

如果您對這份工作有興趣,請於2020年4月8日前將中英文履歷及自傳寄至 personnel@winklerpartners.com

博仲榮獲頂尖智財事務所殊榮

博仲法律事務所榮獲《世界商標評論》(World Trademark Review) 列為頂尖智慧財產權事務所。台灣今年 (2020) 只有三家事務所獲此殊榮。

《世界商標評論》在其年度WTR1000報告中表示,博仲「橫跨爭訟/非訟區隔,取得令人驚羨的成果,無畏於台灣智慧財產局決定的低推翻成功率,近期打了數場勝仗」,且「國際品牌調查機構Interbrand 2018年調查結果中全球百大品牌有30個品牌以博仲為首選」。該報告也注意到本所提供以客戶為焦點的服務。

《世界商標評論》在智財執行及訴訟領域,個別推薦譚璧德陳絲倩郭建中三位合夥律師。譚璧德律師的智財申辦工作與策略亦受讚揚。

您可在此處閱讀WTR1000排名的完整內容。

博仲招募秘書

博仲法律事務所為一家由臺灣律師及外國律師合夥之全方位法律事務所,目前計畫招募一名秘書,本所希望招募到的同仁對服務律師、法務及客戶有興趣,與我們的本國與外國同仁共同合作,提供國內、外客戶兼具專業與符合客戶需求的法律服務。

主要工作內容:

1.  協助律師或法務處理國內外法律案件、追蹤、提醒、繕打文件、編排格式、製作書狀、案件管理等等

2.  管理開庭庭期、日常行事曆及國際會議行程安排

3.  協助商標、專利申請程序、期限控管、行政工作處理及資料建檔

4.  協助律師或法務處理各項請款單作業及案件出帳事宜

5.  一般秘書行政工作及其他律師或法務交辦工作事項

我們重視以下條件:

1.  1年以上秘書相關工作經驗

2.  守時、細心、肯學習、喜歡面對問題與解決問題的能力,能獨當一面、觀察力佳

3.  英文能力佳

4.  喜歡及重視團隊合作

5.  個性主動積極、具責任感、擅長溝通對話、兼具耐心

*有法律事務所等相關工作經驗尤佳

本所重視個人特質與需求,提供多元化的友善工作環境,連續4年獲得亞洲法律雜誌《Asian Legal Business Magazine》最佳雇主的殊榮。同時,博仲也努力成為最好的在地公民,鼓勵同仁關心我們的環境及參與社會公益服務。因此,於2017年成為亞洲第一家獲得B型企業認證的法律事務所,重視「員工照顧」、「環境友善」、「社區經營」,透過利益共享,善用企業力量改變社會與環境上的問題,造福員工、客戶、社區及環境,共創企業與社會共好的環境。您在此網站可以進一步了解本所業務內容、工作環境,以及本所的社群服務計畫。

如果您對這份工作有興趣,歡迎將您的履歷與自傳(包括為什麼選擇本事務所、 您對自己未來的規劃)email 至 personnel@winklerpartners.com

淺談標準必要專利授權應注意事項

在現今商品種類、零組件數量繁多的時代,為了研發成本之考量,已鮮少有公司可以獨自完成產品規格的制訂、研發設計、週邊商品之製造及行銷。因此,公司間為使相互產品間可以互融、互通或共有,公司之間會共同協商、擬定某一技術之「標準規格」(例如藍芽或記憶卡規格等),日後相關商品均會以該規格進行研發及規畫,隨著該規格之普及,會形成所有公司均普遍採取之規格。

一、何謂標準必要專利

目前制定標準常見的方式,是由該技術之上下游的供應鏈成立標準制訂組織,成為共同的溝通平台。藉由共同討論、提案、表決來共同制訂「標準規格」Standard,目前的標準制訂組織較著名的例如電子工程師協會(Institute of Electrical and Electronics Engineers;IEEE)、國際通訊聯盟(International Telecommunication Union;ITU)、國際記憶卡協會 (Personal Computer Memory Card International Association;PCMCIA)。

站在消費者之角度而言,標準規格之制定可減少其選擇購買何種規格之窘境,似乎是一種有利於整體消費者之制度。然而,從另一個角度來看,一旦某一標準受到產業普遍支持,擁有該標準所需之專利的公司將握有極大的壟斷力量,形成所謂「規格綁架現象」(Hold-Up),倘若沒有相關配套制度,標準規格將造成嚴重的壟斷、不合理或不公平授權金、拒絕授權等衍生問題,反而造成商品價格抬升,衝擊競爭者及消費者之利益。

因此,為避免上述之弊端,對於標準必要專利之授權,即有專利權人必須採取公平、合理、無歧視之原則收取合理專利授權金之要求,亦即所謂FRAND條款(Fair,Reasonable and Non-discriminatory),目的在於追求「壟斷」與「標準」間之平衡點。

二、 日本特許廳發布之標準必要專利授權談判指南

實施標準規格之必要專利(Standard Essential Patents,SEPs)具有高度壟斷力,必須藉由FRAND條款加以調和。然而,FRAND條款只是一個概略式的授權方針,究竟具體內容為何,目前各國實務皆尚在發展中。日本特許廳(JPO)在2018年,對外發布了標準必要專利授權談判指南(Guide to Licensing Negotiations involving Standard Essential Patent,以下簡稱「授權指南」),應注意的是該授權指南僅係整理當前各國之實務看法,並不具有法律上之拘束力。

在授權談判過程中應採行何種方式方符合FRAND條款,JPO在授權指南中提出「善意」與「效率性」兩大原則。並將談判過程區分為五個步驟,分別提出具體之談判建議:

(1) 專利權人提出授權談判之要約

在此一步驟中,JPO認為專利權人應提出相關專利之資料,供實施專利之人進行研究極判斷,且應給予實施專利之人充分之時間進行資料研究,下列情況將容易被認定專利權人具有「惡意」:

  • Ø 在對實施人提出警告函之前,或提出警告函後,就立即提出禁制令請求訴訟;
  • Ø 在對實施人提出授權談判要約前,沒有充分揭露指明 SEP 資料、侵權對照表或提示 SEP 必要性等文件;
  • Ø 要求實施人簽訂保密協議,否則不提供侵權對照表,即使資料不包括機密資訊;
  • Ø 要約時提出規定時間限制,不允許合理時間考慮。

(2) 實施人對取得授權表達意願

在接獲專利權人之談判要約,且收到專利權人提示的專利清單及侵權對照表後,若實施人確認有必要取得專利權人的授權,JPO認為實施人應對於專利權人表達取得授權之意願。若實施人僅口頭表達意願,卻毫無談判之具體準備,仍然會被視為並無談判之意願。JPO認為實施人若有下列事由,將會被認定具有惡意:

  • Ø 即使在繼續使用侵權(或潛在侵權)技術的情況下,沒有說明延遲回應的理由或是對談判完全不回應;
  • Ø 聲明除非先提供所有 SEP 的必要性及有效性根據,否則不會啟動談判;
  • Ø 不合理的延遲談判,例如:持續要求專利權人提供與其他人有關無法公開的保密內容;
  • Ø 持續給予無實質內容的回應;
  • Ø 只因為其他人也還沒有達成授權協議而拒絕取得授權。

(3) 專利權人基於 FRAND 條件提出要約

當實施人以明確表達談判意願時,專利權人應提出符合FRAND條款之授權契約,且須具體說明該契約係如何的符合FRAND條款。授權指南認為下列事由,專利權人將被視為具有惡意:

  • Ø 在提示符合 FRAND 條件前,對表示願意接受授權的實施人提出禁制令請求訴訟,以便在授權談判中作為談判手段;
  • Ø 不管談判正在進行中,向有意願依 FRAND 條件取得授權之實施人的業務合作夥伴發出警告信;
  • Ø 相較於法院裁決和可供比較的授權案例之條款,提出明顯不合理條件的要約;
  • Ø 沒有解釋如何計算授權金,也沒有說明授權要約符合 FRAND 條件。

我們探討了專利權人依據FRAND條款,對實施人提出了具體的授權要約。以下針對此時實施人應如何回應該要約才符合FRAND精神,才不被認定具有惡意。

(1) 實施人基於 FRAND 條件提出反要約

實施人在接到專利權人之授權契約後,通常不會照單全收,會再提出較有利之授權內容。授權指南指出實施人在提出反要約時,不可恣意提出不合理之契約內容,仍然必須符合FRAND條款。因此,在提出反要約時,除了指明授權金計算方法外,實施人還應指出具體根據,證明其反要約是以FRAND 條件進行的,這是為了讓專利權人確定所提出的條款是否合理和非歧視。JPO認為實施人若有下列事由,將會被認定具有惡意:

  • Ø 在專利權人提出基於 FRAND 條件的授權要約後,不以 FRAND 條件提供任何反要約;
  • Ø 根據法院判決和可比較的授權案例之條件相比,提出顯然不合理的反要約,並在談判過程中堅持該反要約;
  • Ø 沒有解釋提出反要約的授權金是如何計算的,也沒有說明反要約是否符合 FRAND 條件。

(2) 專利權人拒絕反要約,透過法院或替代性爭議解決程序

倘若雙方談判並無交集,此時需要透過法院或是其他替代程序(例如仲裁)解決爭端時,JPO指出有些法院可能會認為替代程序較為有效率,可以快速取得結果,因此若有一方主動提出以替代程序解決紛爭,可作為一個其具有善意之指標,當然,拒絕用替代方案也可能會被視為具有惡意。不過,授權指南特別指出以是否接受替代方案作為判斷善意與否之標準,仍有不同意見,該標準較為薄弱。

  1. JPO有特別指出,雖然 FRAND 授權條件必須是無歧視的,但這並不意味著所有被授權人必須以相同的授權費率以獲得授權,而應是認為相同或類似狀況的被授權人應該不可被差別對待。亦即,所謂公平無歧視,並不是要求需要齊頭式的公平,而是採行實質公平原則。JPO指出授權金之高低,可能會因為下列事由而不同:

(1)  授權的性質是獨佔或非獨佔、產品的販賣區域或販賣目的地是否有所限制,均為考量合理授權金時之考慮因素。

(2)  當事者間的談判歷程為決定適當授權金的影響因素之一。

(3)  各個行業都在使用資訊和通信技術,因此有些專利權人會根據終端產品中同一標準技術的特定「用途」而爭論不同的使用費率和金額。

三、 我國目前之發展

如上所述,FRAND條款之具體內容為何,目前各國尚在發展中,很可惜的是,我國法院尚無機會針對此一問題表示見解。目前涉及FRAND條款之案件有兩則:

    1. 智慧法院106年度民公抗字第1號事件:

      本件是Apple公司對高通公司提起消極給付之訴,要求高通公司「不得濫用標準專利進行不合理權利金請求」,然而法院雖然曾針對該案訴訟標的價額作出裁定,但雙方嗣後達成和解而撤告,智慧法院失去一次表達看法之機會。

        2. 最高行政法院105年度判字第403號事件:

          本件起源是Nokia與Microsoft向公平會申請結合時,公平會於准許處分中附加「Nokia未來應遵守FRAND條款」之附款,Nokia認為該行政處分不得附加附款,因此提起訴訟。本件雖然與FRAND有關,但充其量只在爭執「行政處分附附款之合法性」問題,並未討論到「FRAND條款之實質內容」。

          四、 結語

          1. 以實務運作以觀,目前大多是國外公司擁有標準必要專利轉而向我國科技產業要求專利授權之情況。我國之科技公司在接獲到標準必要專利權人之授權要求時,切莫鴕鳥心態的置之不理,否則將被認定為具有惡意,反而給予標準必要專利權人提起訴訟之機會。較為妥當之作法是向標準必要專利權人索取專利之資料文件、請求是當時間進行研讀、要求提供合理無歧視之授權契約、合理的進行授權金談判,並尋求專業律師之協助,降低公司被認定惡意之機會。
          2. 此外,需要提醒的是,專利權係屬地主義,雖然我國法院目前尚未表示其見解,但倘若我國之科技公司在他國有生產、行銷、進口相關商品,則必須要知悉該國法院對FRAND條款之看法,避免標準必要專利權人於該國提起民事訴訟,造成重大損失。
          如果您想知道更多有關專利或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人陳絲倩律師,電子郵件地址為 cchen@winklerpartners.com 與王乃中律師,電子郵件地址為 bwang@winklerpartners.com

          博仲在四項執業領域榮獲Legal 500推薦

          博仲法律事務所再度躋身2020年全球法律產業媒體《Legal 500》排名為亞太地區優秀法律服務提供者之一,在四項執業領域榮獲推薦。博仲勞僱業務經其評比為第一等級,合夥人陳絲倩律師則獲評為傑出律師。《Legal 500》指出,本所協助客戶處理勞僱相關訴訟及非訟事件,其中大量解僱案件尤為強項。

          本所由合夥人柏禮文帶領的企業與併購領域,經評為第二等級,並因本所在眾多交易案件(包括併購及事業、資產之減資分拆)協助客戶在台灣進行重整、協商與執行的傑出表現而獲推薦。客戶見證:「柏禮文是非常優秀的律師,也相當注意符合客戶預算考量。」

          本所智慧財產業務榮列第二級,該領域主管合夥人譚璧德律師則獲評為傑出律師。《Legal 500》提到,本所「尤其專精於科技、娛樂產業客戶案件處理,並服務網路技術、精品及消費性產品等產業客戶」。合夥人郭建中律師及陳絲倩律師獲得智慧財產訴訟領域之推薦。

          最後,本所爭議解決領域榮列第三級,並因「在智慧財產執行及商務契約、意外保險及勞僱事件之爭議處理方面實力堅強」而受肯定。合夥人陳絲倩律師及郭建中律師分別因勞僱及智慧財產爭議方面之傑出表現而獲推薦,許綾殷律師之智慧財產執業工作亦受稱許。

          《Legal 500》對全球法律事務所進行排名逾25年,主要評比對象為向企業法務提供最先進與創新之法律諮詢意見的執業團隊。您可以在此處查看最新的《Legal 500 Asia Pacific》排名。

          勞動事件法通過,企業不可不知的三大重點

          勞動事件法,是民事訴訟法的特別法,在2018年11月9日制定,12月5日公布並於2020年1月1日正式實施上路。

          勞動事件法以「迅速、妥適、專業、有效、平等」作為基本核心價值,著重在調整勞資關係的結構,降低勞方的訴訟障礙,並以讓勞工有能力捍衛自己勞動權利為目標。

          尤須注意,勞動事件法施行前的勞資爭議,除非在施行日前已順利終結(亦即和解或判決確定),否則均有勞動事件法的適用。為因應勞動事件法,在新法正式施行前,企業應把握時間因應。以下,我們整理三大重點:

          一、 企業應注意適用勞動事件法之勞動事件範圍廣泛

          首先須特加強調的是,是否適用勞動基準法與是否適用勞動事件法不能畫上等號:因為勞動基準法是實體法,規範適用勞動基準法的雇主和勞工間的權利義務關係;而勞動事件法則是程序法,規範處理勞動事件的程序。

          由於勞動事件法將勞動事件定義為勞資間民事上權利義務所產生的爭議,或者因勞動關係所生之侵權行為的爭議,放寬對「勞工」與「雇主」的定義,加上與勞動事件相牽連的民事事件,可與勞動事件合併起訴或於訴訟中追加或反訴,以致於適用勞動事件法的不僅只是民法僱傭關係的爭議或適用勞動基準法產生的勞資爭議。

          因此,有兩件事情值得特別留意。

          首先,除了一般的雇用人外,招募求職的公司、招收與技術生性質相當的工作者(例如見習生、建教生)的企業,或依據要派契約,實質指揮、監督、管理派遣勞工從事工作的企業,都將成為勞動事件法下的雇主。例如企業與求職者間如發生就業歧視,或者企業與派遣勞工間有職場性騷擾或職業安全的紛爭,即有勞動事件法之適用。

          其次,勞資權利義務的來源除了法律所規定者以及勞動契約外,工作規則、勞資會議決議、勞動習慣等都會成為法院審理的依據。

          二、企業應立即審視勞動契約以及工作規則,並確認依法應妥善保存的員工資料是否完備。

          由於企業負主要的文書提出義務和舉證責任,應確認法律明定業主應妥善保存的員工資料是否齊備(例如勞工名冊、出勤紀錄和工資名冊),並審慎檢視現有的勞動契約、工作規則、以及公司內部規則是否清楚界定勞資間的權利義務關係,並將重點擺在「工資」與「工時」上。

          工資

          「工資」的爭議發生在難以判斷企業提供給勞工的金額,屬於經常性給予、勞務對價的工資,抑或是恩惠性給付。工資的認定會影響到薪資、退休金或資遣費之金額計算。勞動事件法明文規定,勞工只要證明雇主是在勞動關係下給付該金額,即推定屬於工資。雇主須舉證證明該給付為恩惠性給予,而非工資。因此,企業在發放獎金、紅利或佣金時,應訂定明確的發放規則,包含發放資格、條件、計算方式、適用期間和支付方式,以做為未來證明該筆款項屬於恩惠性給予的依據。

          工時

          「工時」的爭議通常發生在加班費的計算,究竟超出正常工時的時間,員工是否取得公司的同意執行公務,亦或是僅利用該時間私事,往往難以界定和證明。勞動事件法明文規定,勞工只要在出勤紀錄所載的出勤時間工作,即推定勞工於該時間內經雇主同意而執行公務。雇主須舉證證明並未同意勞工加班,更甚者,證明勞工並未於該時間內處理公事。因此,企業應透過雇傭契約、工作規則或公司加班規則,明確訂定加班申請程序和辦法並徹底落實。此外,應加強對工作日誌或工作紀錄的管控,以確保未來發生爭議時,能提出充分的證據。

          三、企業應加強預防勞資糾紛的發生,並了解及重視新調解程序之設計與運行

          因為勞工尋求法院救濟的成本降低、保全處分所帶來的利益提高,且企業須負擔較重的訴訟義務和舉證責任,勞工未來將越勇於透過訴訟救濟管道處理勞資爭議。為避免調解和訴訟所帶來的成本,企業應預防勞資紛爭進入法院。例如在解雇勞工前,應先確定終止事由是否合法,是否有足夠的證據證明終止事由的合法性,是否依照法律規定解僱員工。如果沒有把握,應在這個時候諮詢律師的專業意見。

          此外,未來將由同一位法官參與法院調解和法院訴訟階段,由於法官在調解階段即已產生心證,訴訟的成敗可能在調解階段即已確定。因此,法院調解程序在勞動事件法施行後,勢必將成為核心階段。建議在勞資糾紛發生前或在進入法院調解階段,即委任律師協助處理,以維護企業的利益。

          勞工越來越關心自己的權益,有更多管道尋求協助,在勞動事件法施行後,企業需要慎重思考如何調整對管理員工的方式,以防免勞資爭議。如此,不僅可使勞資關係和諧,有助公司營運,亦可避免勞資紛爭所帶來時間與金錢的成本。

          如果您想知道更多有關勞動法規相關事宜,歡迎聯絡本所合夥人陳絲倩律師,電子郵件地址為 cchen@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 8307。

          非傳統商標在臺灣的困境

          為因應國際潮流與企業需求,並保障業者營業上之努力成果,民國100年商標法修法並開放任何足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或服務相區別之標識,皆能成為本法註冊保護之客體[1]。故而,商標法第18條第1項明定:「商標,指任何具有識別性之標識,得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式所組成」。由此,實務上將商標分為兩大類,分別為最常見由文字、圖形或記號組成的「傳統商標」以及可由顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式組成的「非傳統商標」。

          然而在申請前述「非傳統商標」時,我們觀察到主管機關智慧財產局往往會以較保守的態度認定「非傳統商標」即欠缺先天識別性,一概提出核駁理由先行通知書,要求申請人提供實際使用態樣及具有後天識別性之證據始得註冊。智慧局這樣的做法無非是依據〈非傳統商標審查基準〉之規定,認為有關各種型態之非傳統商標其較之傳統商標,更欠缺先天識別性,一般消費者通常不會將「非傳統商標」視為區別商品或服務來源的標識,而會將其視為商品的本身、提供商品實用的功能、裝飾性的形狀圖樣或行銷手法。但事實真的是這樣嗎?請試想當同樣一個平面商標將它立體化成為一個立體商標時,二者誰令消費者更有印象?似乎是立體商標讓消費者更有印象,那不證明立體商標較具識別性?或者當商品包裝很罕見特別時,消費者會不會認為它來自於特定的來源? 智慧局直接且一概的認定「非傳統商標」很難被消費者認識為商品來源之標識,因此不具先天識別性的作法明顯與〈非傳統商標審查基準〉2.2識別性中規範之「不論商標型態如何,非傳統商標識別性判斷的標準與傳統商標並無不同」有所出入,亦有逾越商標法第18條「商標,指任何具有識別性之標識」規定之虞。換言之,任何型態之商標,只要具有識別性即為已足,不應因為其為傳統商標或非傳統商標而有不同的判斷標準。以下以智慧財產法院99年度行商訴字第147號行政判決例示說明:

          在美商可口可樂公司所申請「美粒果」飲料瓶立體商標一案,智慧局以美粒果瓶身之商標圖樣為「一般習見常用於飲料或酒等液態食物之容器,以之作為立體商標指定使用於飲料、果汁等商品,尚不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識,並得藉以與他人之商品相區別」為理由認定該立體商標不具先天識別性而予以核駁。對此可口可樂公司不服遂提起行政訴訟,並指出該商標主在強調瓶身上半部外觀及尺寸如剝皮之柳橙其獨特創意,市面上也沒有類似造型的瓶身,確實能與其他飲料相區別,應為具有先天識別性的標識。本案法院首先說明判斷商標或服務標章是否具備「識別性」,應立於一般消費者之立場,依一般生活經驗就商標或標章之整體加以觀察,並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商品或服務等加以審酌。再者,法院認為本件商標圖樣瓶身上半段為圓弧曲線形,外觀恰似一剝下外皮之柳橙,與主要商品柳橙汁相呼應,並肯認因瓶身上半段顯然已具相當識別性,所以智慧局應予以註冊。從這個案例,我們可以了解到「非傳統商標」並非當然不具先天識別性,法院亦先就其先天識別性加以審查。然則,智慧局在審查「非傳統商標」之申請時卻未對該商標是否具先天識別性作實質的審查,反而一昧逕指其缺乏先天識別性,對相關欠缺識別性之判定亦未提出任何佐證,與傳統商標之審查標準大相逕庭,此等明顯的差別待遇正是目前我國「非傳統商標」在申請時所遇到的最大困境。

          相較於我國,美國商標型態之分類雖與臺灣不同,但針對非語言商標之先天識別性判斷仍有方法可循。1977年美國關稅暨專利上訴法院於 Seabrook Foods, Inc.v. Bar-Well Foods, Ltd.一案所採用針對非傳統商標先天識別性之判斷上,要檢視:(一)該設計或形狀是否是普通、基本的形狀或設計;(二)在特定商品領域裡,該設計或形狀是否獨特、罕見;(三)是否僅為該類商品常用或周知的裝飾的改良,而消費者也只看作裝飾[2]。這樣的作法很值得我國參考,以前揭美粒果立體商標案而言,智慧局在接到美粒果立體商標之申請時,應先探究在各類飲料商品中是否有近似的瓶身設計,再對消費者是否會認定該瓶身係提供自特定來源進行有效調查,才來決定該瓶身是否具先天識別性。筆者衷心期盼我國能利用相類似方法對「非傳統商標」之先天識別性進行客觀的判定,而非一概否定其先天識別性,始能維持審查之公平性並使「非傳統商標」更為消費者所熟悉。

          今已註冊之「非傳統商標」數量不多,然「傳統商標」及「非傳統商標」識別性之判斷標準依商標法第18條及〈非傳統商標審查基準〉2.2識別性之規定應無不同,智慧局不應因「非傳統商標」非一般大眾所熟知之商標型態,即主觀的認定其不具先天識別性。識別性之判定應個案認定,須著重於該標識是否能讓相關消費者認為所見商品或服務係來自特定業者,我國雖已明文規定商標得以多種態樣呈現,但在審查時仍以過於嚴苛的標準進行識別性的判定。智慧局這樣的做法很可能逾越了商標法第18條的規範,也同時抑制了「非傳統商標」發展的可能性。未來主管機關應減低對「非傳統商標」審查之差別待遇,始能落實商標法第18條順應國際趨勢及保障業者努力成果之意旨。

          欲知更多相關資訊,請關注後續文章。如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人譚璧德,電子郵件地址為 pdernbach@winklerpartners.com 或資深顧問顏嘉利 jasonyan@winklerpartners.com

          本文章由資深顧問顏嘉利及智財法務實習生闕靖軒共同撰述。


          [1]非傳統商標審查基準 前言

          [2]洪淑敏,「國外非傳統商標之審查」,商標法制與實務論文集,第 153 頁,經濟部智慧財產局,

          民國 95 年 6 月。

          「位置商標」法律問題初探(下)

          上篇我們簡介位置商標的概念和國外案例(請參考「位置商標」法律問題初探 (上)),以下本文將著重在位置商標的申請及審查實務進行討論。

          一、如何提出位置商標的申請?

          先看看我國的註冊成功案例:

          (圖片來源:TIPO)

          1. 商標名稱:Superdry 極度乾燥 しなさい Label
          2. 註冊號數:註冊第103014064號
          3. 商標描述:本件為位置商標,由標示於衣著拉繩尾端之含有Superdry 極度乾燥 しなさい字樣之橘色標籤所構成。虛線部分不屬於商標之一部分。

          (一)商標圖樣以虛線及實線表現商標在商品上的相對位置

          申請位置商標時,申請人應於商標圖樣中以實線劃定商標內容,並以虛線表示商品或服務相關物件,藉以表現出位置商標使用於商品或服務相關物件的位置。商品或服務相關物件等,不屬於權利主張範圍的部分,應以虛線表示。

          (二)於商標描述中,說明商標型態、商標內涵

          在商標描述中,申請人應指出非傳統商標所屬型態,例如「本件為位置商標,…」。另外,如果能說明商標於商品或服務的使用情形及使用方式,可更清楚表現商標內涵。

          (三)是否適用商標法第29條第3項規定而聲明不專用?

          商標圖樣中的虛線區域不屬於商標之一部分,無須聲明不專用。而以實線表示的部分為商標權利範圍,如果該部分包含不具識別性或具功能性部分,應屬有致商標權範圍產生疑義之虞的情形,須聲明不專用或改以虛線表示。

          二、位置商標的申請困境

          (一)標識是否具有識別性?

          位置商標如由簡單的圖形、線條或單一顏色所構成,容易被視為裝飾性圖案、防偽標籤等,消費者很難在第一時間注意並認識到它是一個商標。

          舉例而言,好菇道公司曾將其菇類產品的外包裝,在我國申請註冊為位置商標,該商標描述為「位於長方形透明包裝袋左右兩側的各3條白、綠、白直線,且以1:6:1比例,相互對稱排列」。智慧財產局商標審查員認為,商標整體給消費者的印象只是裝飾圖樣,而非識別來源的依據,因此,駁回其商標申請。

          申請註冊位置商標時,申請人應盡量提供大量實際使用證據,藉以證明該位置商標經過大量使用後,已取得後天識別性,即消費者已經可以將其作為商標,辨識出商品或服務的來源。

          (二)標識有無與其他商標合併使用之情形?

          如上所述,位置商標通常須透過大量使用證據,來證明消費者已經能夠認識其為識別商品來源之標識,取得後天識別性。如果遇有位置商標與其他商標合併使用之情形,則難以區別消費者所認識識別來源之的標識,是其他的一般商標,抑或所主張的位置商標。就不容易主張位置商標本身已經取得後天識別性。

          在shoe device商標申請案中,申請人欲申請的位置商標為「指定使用於鞋幫外側的X圖」,實際使用於鞋子時,鞋上還有其他識別性較高的外文字樣「MUNICH」、註冊商標「MUNICH & device」,對比之下,鞋身兩側的X圖比較像是裝飾性的圖案。因此,最後shoe device商標被認定不具有識別性,而遭駁回。

          好菇道公司的商標申請案中,也遇到相似的問題,欲申請商標為「綠白相間的3條直線,位於商品包裝袋的左右兩側」。智慧財產局審查員指出,由於包裝袋上還有中文字樣「好菇道」、「HOKTO/TheKinoko Company and device」商標、「HOKTO and device」商標等,在合併使用的情形下,系爭位置商標極容易被視為裝飾性圖樣,而非識別來源。

          在申請位置商標時,申請人應特別注意有無與其他商標合併使用,若有,通常會被要求提供更多證據,以證明排除其他合併使用商標後,欲申請的商標仍具有識別性。

          三、未來發展

          現階段關於位置商標的討論,主要仍集中在申請階段,特別是取得識別性,以獲准註冊的問題。又因位置商標獲准註冊的案例仍稀少,也因此罕見商標侵權爭議。一般人對於商品的位置特徵是否經註冊取得位置商標之權利,警覺性遠比傳統商標低。在認定位置商標之侵權時,判斷標準是否與傳統商標有所不同?如何認定商標近似?未來位置商標將如何發展,實務如何因應,值得我們繼續觀察。

          如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com

          本文章由吳彥儀律師、法務專員游逸倩及智財法務實習生簡弈嵐共同撰述。

          博仲承諾在2030年前達到淨零排放

          今天,博仲法律事務所加入全球超過500家B型企業的行列,承諾加速減少本所溫室氣體排放量,以符合攝氏1.5度的升溫極限目標,並在2030年前達到淨零排放。此承諾較巴黎協定所定2050年目標早了20年,其範圍並包括本所的「範疇一」、「範疇二」、以及最為關聯的「範疇三」排放。此承諾會在目前於西班牙馬德里召開的《聯合國氣候變化綱要公約》(UNFCCC)第25次締約方大會(COP25)上公開發表。

          博仲多年來即主動降低本所對自然環境的負面影響。自2004年起,即努力減少所內能源消耗量與廢棄物產量,並積極尋求永續經營方式。本所甫於2017年架設太陽能板,滿足所內將近18%的能源需求,並展開國際旅遊碳排放抵銷行動,成效達本所總排放量將近50%。本所在2019 年,也參與種植3,555顆樹,碳儲存潛力約為我們2018年的碳足跡

          有鑑於全球氣候危機,本所相信企業能付出更多行動,來減輕氣候不斷暖化與不穩定所造成的影響。我們非常榮幸能加入全球及台灣B型企業夥伴的行列,包括巴塔哥尼亞(Patagonia)、布朗博士(Dr. Bronner’s)、自然(Natura Cosméticos SA)、衛報(The Guardian) 等,共同對此全球企業迄今規模最大、最雄心壯志的氣候行動方案,作出行動承諾。

          B型企業是符合社會及環境表現、透明度、法律當責性等領域最高認證標準的企業。您可以點擊此處,到他們網站更深入瞭解B型企業。

          「位置商標」法律問題初探(上)

          企業為求形塑獨特的品牌印象,發展出各種多樣豐富的呈現方式。商標,為品牌的第一門面,兼具傳遞形象和識別來源的功能。隨著傳播媒體發展日新月異,商標不再僅限於平面的文字、圖形,越來越多企業採用立體、動態、聲音或氣味等不同形式,以樹立其獨特品牌標誌。例如,Christian Louboutin的紅底鞋,即是以Pantone 18.1663TP的紅色指定使用於高跟鞋底,申請註冊為位置商標,因消費者看到紅色的高跟鞋底時,即可聯想起Christian Louboutin的品牌,具有相當識別性。此種圖樣因出現在特定「位置」而產生識別性的商標,即屬位置商標。

          多數的位置商標來自商品的裝飾性、說明性及功能性特徵,起初並不是權利人有意作為商標之用,只是在經過廣泛的市場使用以後,逐漸成為消費者識別商品服務來源的依據。為了維護品牌的形象與利益,不讓其他不肖業者有可乘之機,於是開始尋求法律上的保障。以下我們再來更深入地討論位置商標。

          一、何謂位置商標?

          我國《非傳統商標審查基準》對於「位置商標」的解釋為:「傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置,若該位置為商標識別的重要特徵,其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置,可能會喪失其指示商品或服務來源的功能,即具有位置商標的性質」。易言之,位置商標最大的特色在於,其必須於特定位置呈現始具有識別功能,「位置」乃辨識來源的必要特徵。

          一般而言,判斷商標的申請註冊是否有混淆誤認之虞,商標位置並非考量因素之一。然而,由於位置商標脫離特定位置將會喪失其識別性,權利人只能在該標誌置於指定位置時主張權利,換言之,如果他人於指定位置以外使用相同或近似的標誌,原則上權利人不得主張構成權利侵害。

          二、為什麼要申請「位置商標」?

          位置商標所在的特定「位置」為商標取得識別性不容忽略的關鍵。以下以Adidas三線標為例,說明位置商標申請上的優勢。

          如果將三線標以位置商標型態申請註冊,Adidas只要證明三條平行線使用在某固定位置上有識別性即可,例如:消費者可藉由鞋的鞋幫位置或是衣服肩線至手臂處的三線標,判斷為Adidas的商品。相對而言,申請註冊為傳統的圖形商標,就必須提供更多的客觀事證,以證明三線標即便單獨呈現,亦具有識別性。在後者情形下,商標取得識別性的門檻變得較高,此時,限於指定位置的位置商標較傳統圖形商標更具有簡便的優勢。

          基於這個原因,將三線標作為位置商標較容易取得商標註冊。事實上,Adidas在歐盟就為三線標申請註冊了好多個版本的位置商標,包含在鞋子、褲、衣、帽等商品上(如下圖所示)。

          (圖片來源:EUIPO)

          三、位置商標的國外註冊案例

          常見的位置商標通常為「特定位置」與「圖形」、「顏色」、「立體」及「連續圖案」所構成的聯合式商標。以下列舉「位置商標」的國外註冊案例:

          (一)位置與圖形之聯合式商標

          德國萬寶龍鋼筆(EUTM 003014446)

          (圖片來源: EUIPO)

          Adidas三線標商標(EUTM 003517646)

          (圖片來源: EUIPO)

          日本日清杯麵 (JPO Reg. No. 6034112)

          (圖片來源:JPO)

          (二) 位置與單一顏色之聯合式商標

          法國 Christian Louboutin紅底鞋(EUTM 008845539)

          (圖片來源: EUIPO)

          日本Kyocera 陶瓷刀(JPO Reg. No. 5918807)

          (圖片來源:JPO)

          (三)位置商標與立體商標之聯合式商標

          義大利Cantina Zaccagnini紅酒(JPO Reg. No. 6056855)

          (圖片來源:JPO)

          因為具有與他種類商標任意結合的特性,想像上,位置商標的態樣可以非常多元,最普遍的類型為位置與圖形結合之商標,其他還有位置與顏色、立體商標結合之商標。值得注意的是,顏色商標雖亦為商標法容許註冊的類型,惟欲憑藉單一顏色取得註冊,往往因識別性不足的問題,有相當困難。然而,在單一顏色外,再加入「位置」這個元素,可以提高識別性,此種由單一顏色與位置組成之商標,似提供突破此困境的可能。

          四、小結

          隨著商標型態的多元發展,我國商標法也將位置商標納入保護規範,為原本無法藉由傳統商標取得保護的標識,覓得了生存空間。下篇文章將進一步討論位置商標的申請及審查實務。

          如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com

          本文章由吳彥儀律師、法務專員游逸倩及智財法務實習生簡弈嵐共同撰述。

           

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