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專利 「一案兩請」下的權利接續與權利擇一

我國專利法下所規範的專利包括「發明」、「新型」、及「設計」三種。發明係指利用自然法則之技術思想之創作,可以是為物,也可以是方法的發明。新型則是指針對物品之形狀、構造或組合之創作。故申請人在完成創作時常需面臨到究竟要以發明或新型專利提出申請的難題。如果申請人以發明專利提出申請且獲得註冊皂話,即可享有申請日起算20年的專利權。但是審查期間長達15至18個月,且在發明專利於18個月公開前,申請人將無從救濟。但若以新型專利提出申請,最快4個月內即可獲得註冊取得專利權。但新型專利期限卻只有申請日起算10年。

為解決兩相為難的問題,專利法在民國102年1月1日開始施行「一案兩請」制度,允許申請人可以就同一創作於同日分別申請發明及新型專利,並在102年6月13日改採權利接續制。然而申請人在考慮提出「一案兩請」時,仍應註意下列事項:

  1. 「一案兩請」時,必須是「相同」的申請人向專利專責機關在「同一日」將「相同創作」提出新型及發明專利申請案。
  2. 一案兩請下的「相同創作」內容,並不需要包括「全部」申請專利範圍其中一項相同即可。
  3. 有關方法的創作只能於發明案中提出,新型專利仍只限於物品之形狀、構造或裝置之創作。
  4. 發明專利申請案及新型專利申請案的發明人(新型創作人)不須完全相同。
  5. 若須主張優先權時,則發明與新型申請案之優先權日亦須一致。
  6. 申請人負有在新型或發明申請書中揭露一案兩請事實之義務,且必須在申請時即提出說明。如果二件申請案在申請時皆未聲明或其中一申請案未即時聲明者,均不得嗣後聲明,專利專責機關對於發明申請案將不予專利。
  7. 一案兩請是權利延續的概念,因此在發明專利審定前,新型專利權必須是處在有效的狀態,如果新型專利權已經消滅或經撤銷確定者,專利專責機關則不予發明專利。
  8. 在「一創作不能重複授予權利」的原則,專利專責機關將於發明專利核准前通知申請人必須於期限內選擇其一,如申請人屆期未擇一時,專利專責機關將不予發明專利公告。當申請人選擇發明專利時,其新型專利權即會在發明專利公告之日自動消滅。
  9. 一案兩請的發明專利已於申請日(或優先權日)起算18個月後公開後,申請人可以書面通知發明專利申請內容,而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,於發明專利註冊公告後,請求適當之補償金。但如已經取得新型專利權下申請人僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張。

綜上所述,我國現行專利法賦予申請人一案兩請之權利。若申請人一時無法決定該申請發明或新型時,不妨運用一案兩請之制度,在冗長的發明審查期間內先獲得新型專利的保障,再於發明專利核准後接續其權利期間。但缺點在於申請人如選擇一案兩請時,仍需負擔兩筆申請費用,且申請程序中需留意以上注意事項。故申請人在選擇上應考量創作內容、需要保護的期間、專利化商品的生命週期、遭侵害的可能等等因素,以決定是否使用一案兩請的方式申請專利。

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經濟部智慧財產局公布 「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」草案

經濟部智慧財產局(以下稱「智慧局」)日前制定了「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」草案,目的在使第三人對於商標註冊申請案,可以書面方式提供參考資料以協助智慧局做出更為客觀的行政處分。

依據該要點草案,第三人必須以書面向智慧局提出意見書,但不以具名為必要。不以書面形式提出之第三人意見及相關事證,或以光碟或電磁紀錄方式提出者,審查人員得不採為申請案之審查參考資料。

當第三人就商標註冊申請案提出意見書者,應提出商標不得註冊之事由,並檢附相關事證,如:

一、商標不具識別性:第三人應說明同業間使用相關文字、圖形或標識之情形,並檢附相關證據 (可參考「商標識別性審查基準3.識別性判斷因素」)。

二、相同或近似於他人先使用之商標:第三人應檢具客觀上具公信力之佐證證據,且:

1. 商標使用證據須標示該商標,並符合商標法第五條規定之情形。

2. 顯示日期及使用人,並符合商業交易習慣。

3. 報紙、雜誌等資料,須有完整來源出處、卷期、出版日期、頁次等資訊。

4. 倘係列印網頁上之使用資料時,須審慎判斷資訊之正確性及客觀性等問題。

三、商標申請人意圖仿襲,該商標註冊申請案為惡意搶註:第三人須舉證證明申請人與在先商標使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,可提供之客觀事證,包括:

1. 先使用人與申請人間之來往信函、交易憑證、採購資料。

2. 先使用人與申請人間具親屬、契約關係之證明文件。

3. 先使用人與申請人營業地係位居同一街道或鄰街地址之證明文件。

4. 先使用人與申請人因具投資關係,曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件。

5. 其他可認定申請人知悉先使用商標存在之證據資料。因申請人基於業務經營關係,知悉該在先商標使用人之商標存在,亦可能符合概括規定之「其他關係」。如係證明申請人與在先商標使用人間屬競爭業務同業者,得檢送他人商標實際使用之期間、地域、範圍,以及已累積之商譽等客觀事證,供審查人員綜合考量。

四、第三人主張引證商標為著名商標時:可參考「商標法第三十條第一項第十一款著名商標保護審查基準」第2.1.2.2認定著名商標之證據」,檢送證據資料。

五、有侵害他人著作權、專利權或其他權利:應提出民事訴訟判決確定證明書,或已經向管轄法院提起申請人侵權訴訟之起訴證明文件。如訴訟已繫屬法院但尚未判決確定時,該商標註冊申請案得暫緩審查至侵權訴訟判決確定後,始續行辦理。

六、其他足以證明系爭商標申請案有商標法規定不得註冊情形之客觀具體事證。

智慧局商標審查人員在收受第三人意見書後,得轉知於申請人要求陳述意見。惟審查人員如未將引證資料轉知申請人陳述意見者,不得做為據以核駁審定之事實認定基礎。

最後,第三人並不是該商標申請註冊程序之當事人,智慧局對於相關意見書之採認與否,並不會回覆第三人,也不會通知第三人該商標申請註冊案之審查處分。第三人對於最終商標核准審定之審查結果,如有意見,則應另案提出異議或申請評定。

目前該要點待智慧局彙整各界意見後,即另行擇期發布實施該要點。

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博仲2018年度碳足跡報告

博仲法律事務所自從成立以後,除致力於不斷提升同仁專業技能外,也努力要達到對環境的正面影響。本所在2006年成立了「綠辦公室(Green Office)」部門,負責綠化辦公環境、實施節約能源措施、推廣使用環境友善產品及服務、設計雨水收集和保存系統、降低事務所碳排放;我們還開放參觀博仲辦公室及屋頂花園,藉此在社群内提倡綠辦公室計劃。為實現上述承諾,我們會公開博仲的年度碳足跡報告。以下簡述我們2018年的成果:

  • 與2017年總排放量相比,減少1.4%的碳排放量;2018年總排放量為43噸二氧化碳當量(CO2e)。
  • 透過太陽能板產生13,892千瓦時的電力。也就是說,去年博仲總共省下新台幣48,604元之能源費用。我們生產的能源中,還有15%可以回售給電網,供其他客戶使用,回售收入達16,011元。我們自行發電,因而減少7.7公噸的碳足跡。
  • 整體用電量減少6%,而從2004年至今,我們已經減少61%的用電量。只要節儉使用空調、安裝節能照明設備及讓電腦進入睡眠模式,任何人都可以收穫如此成果。
  • 繼續航空旅行碳抵消政策,去年抵消50公噸的碳。我們與同為B型企業的ClimateCare合作實施此政策。
  • 降低5%免洗杯及免洗餐盒丟棄量。總垃圾量增加15%,主要原因是員工人數增加。
  • 鼓勵無紙化。我們減少11%的列印量。

2019節能目標

要減少我們對環境的負面影響,最好的方法就是種樹。今年我們與林務局合作,認養一塊在新北市新店區的地,面積約2.37公頃,可種植約3,555棵樹。這項造林計畫的儲碳潛能約42.7公噸,很接近本所目前的碳足跡。下方為本所同仁參與種樹活動照片。

2019年,我們將持續執行節能計劃,目標為進一步減少3%之碳足跡。為達此目標,我們將進一步監控、減少空調/暖氣從未關門窗逸散,也會加強員工訓練,以增加回收並減少垃圾。如欲閱讀完整報告,請點以下連結:中文英文報告。欲進一步瞭解我們的節能計劃或B型企業認證詳情,歡迎聯絡博仲公共關係部門,電子郵件為 jhill@winkerpartners.com 或電話 +886 (02) 2311 2345 分機 535。

本所為了對更廣大社群有所貢獻,歡迎民眾參觀屋頂花園,以瞭解有關都市農耕和綠辦公室計畫的資訊。如欲造訪,請事先與本所同仁沈明逸先生預約:電話: (02) 2311-2345,分機346;電子郵件地址:cshen@winkerpartners.com

勞動事件法通過,企業不可不知的三大重點

勞動事件法,是民事訴訟法的特別法,在2018年11月9日制定,12月5日公布。相關子法、配套辦法和施行日期,尚待司法院訂定,預計2019年正式實施上路。

勞動事件法以「迅速、妥適、專業、有效、平等」作為基本核心價值,著重在調整勞資關係的結構,降低勞方的訴訟障礙,並以讓勞工有能力捍衛自己勞動權利為目標。

尤須注意,勞動事件法施行前的勞資爭議,除非在施行日前已順利終結(亦即和解或判決確定),否則均有勞動事件法的適用。為因應勞動事件法,在新法正式施行前,企業應把握時間因應。以下,我們整理三大重點:

一、 企業應注意適用勞動事件法之勞動事件範圍廣泛

勞動事件法將勞動事件定義為勞資間民事上權利義務所產生的爭議,或者因勞動關係所生之侵權行為的爭議。

然而,由於勞動事件法擴大權利義務的依據,放寬對「勞工」與「雇主」的定義,加上與勞動事件相牽連的民事事件,可與勞動事件合併起訴或於訴訟中追加或反訴,以致勞動事件法的勞資爭議範圍擴大。因此,有兩件事情值得特別留意。

首先,除了一般的雇用人外,招募求職的公司、招收與技術生性質相當的工作者(例如見習生、建教生)的企業,或依據要派契約,實質指揮、監督、管理派遣勞工從事工作的企業,都將成為勞動事件法下的雇主。例如企業與派遣人員間如發生就業歧視、職場性騷擾或職業安全的紛爭,即有勞動事件法之適用。

其次,勞資權利義務的來源除了法律所規定者以及勞動契約外,工作規則、勞資會議決議、勞動習慣等都會成為法院審理的依據。

二、企業應立即審視勞動契約以及工作規則,並確認依法應妥善保存的員工資料是否完備。

由於企業負主要的文書提出義務和舉證責任,應確認法律明定業主應妥善保存的員工資料是否齊備(例如勞工名冊、出勤紀錄和工資名冊),並審慎檢視現有的勞動契約、工作規則、以及公司內部規則是否清楚界定勞資間的權利義務關係,並將重點擺在「工資」與「工時」上。

工資

「工資」的爭議發生在難以判斷企業提供給勞工的金額,屬於經常性給予、勞務對價的工資,抑或是恩惠性給付。工資的認定會影響到薪資、退休金或資遣費之金額計算。勞動事件法明文規定,勞工只要證明雇主是在勞動關係下給付該金額,即推定屬於工資。雇主須舉證證明該給付為恩惠性給予,而非工資。因此,企業在發放獎金、紅利或佣金時,應訂定明確的發放規則,包含發放資格、條件、計算方式、適用期間和支付方式,以做為未來證明該筆款項屬於恩惠性給予的依據。

工時

「工時」的爭議通常發生在加班費的計算,究竟超出正常工時的時間,員工是否取得公司的同意執行公務,亦或是僅利用該時間私事,往往難以界定和證明。勞動事件法明文規定,勞工只要在出勤紀錄所載的出勤時間工作,即推定勞工於該時間內經雇主同意而執行公務。雇主須舉證證明並未同意勞工加班,更甚者,證明勞工並未於該時間內處理公事。因此,企業應透過雇傭契約、工作規則或公司加班規則,明確訂定加班申請程序和辦法並徹底落實。此外,應加強對工作日誌或工作紀錄的管控,以確保未來發生爭議時,能提出充分的證據。

三、企業應加強預防勞資糾紛的發生,並了解及重視新調解程序之設計與運行

因為勞工尋求法院救濟的成本降低、保全處分所帶來的利益提高,且企業須負擔較重的訴訟義務和舉證責任,勞工未來將越勇於透過訴訟救濟管道處理勞資爭議。為避免調解和訴訟所帶來的成本,企業應預防勞資紛爭進入法院。例如在解雇勞工前,應先確定終止事由是否合法,是否有足夠的證據證明終止事由的合法性,是否依照法律規定解僱員工。如果沒有把握,應在這個時候諮詢律師的專業意見。

此外,未來將由同一位法官參與法院調解和法院訴訟階段,由於法官在調解階段即已產生心證,訴訟的成敗可能在調解階段即已確定。因此,法院調解程序在勞動事件法施行後,勢必將成為核心階段。建議在勞資糾紛發生前或在進入法院調解階段,即委任律師協助處理,以維護企業的利益。

勞工越來越關心自己的權益,有更多管道尋求協助,在勞動事件法施行後,企業需要慎重思考如何調整對管理員工的方式,以防免勞資爭議。如此,不僅可使勞資關係和諧,有助公司營運,亦可避免勞資紛爭所帶來時間與金錢的成本。

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最新歐盟著作權指令之爭議條款

近日為因應數位時代市場之變革,歐盟正如火如荼地推動最新版歐盟著作權指令(EU Copyright Directive),最新之修正版本已由歐盟議會於2019年3月30日通過,所有歐盟會員國都有義務依照指令之內容,在未來兩年內修改國內法,以符合指令之框架。因此,此次修正勢必影響歐盟各國,甚至全世界未來對於著作權法的修法方向。

指令草案內容推出後,不同利益方的角力就不曾停歇過。其中最受矚目的爭議法條,即為第15條(原草案第11條) — 新聞受數位使用時之保障,以及第17條(原草案第13條)– 線上平台對於使用者上傳內容之責任。

第15條之立法背景在於,網路巨頭如Google、Facebook等公司,提供了如Google News等新聞彙整服務。Google News之運作方式,是藉由電腦演算法自動擷取新聞報導之連結、標題與簡述,提供給網路使用者。但越來越多網路使用者只看網路新聞的標題和簡述,導致實際點擊新聞連結者,越來越少。此一現象導致實際投入資源、成本,進行採訪、編輯與撰稿的新聞出版業者,得不到相應的網路流量,而侵蝕其廣告收入。反倒Google等輕鬆提供彙整服務之業者坐收其利,引起了新聞出版業者的不滿及反彈。同時,由於新聞出版業者大多時候不是其新聞內容的原始作者,導致新聞出版業者在權利歸屬的限制下,要針對Google News等業者擷取新聞標題、連結之行為進行訴訟,也有實際上的困難。

有鑑於此,第15條之修法重點,即為賦予新聞出版業者著作鄰接權,使其得以直接針對將其新聞內容作商業使用之網路業者收取費用。甚至在草案過程中,以新聞「超連結」方式者,也可能必須付費。因此第15條曾被謔稱為新聞的「超連結稅」。

然而,經網路巨頭與網路使用者們的聯手施壓,以及各界對於造成新聞資訊寒蟬效應的質疑下,第15條最終的修正條文,除了將非商業的個人使用排除外,亦將新聞超連結之方式排除於本次規範之範圍,甚至僅擷取極短內文之情形,也被排除在適用範圍。相較於最初對於Google News等服務磨刀霍霍的草案內容,最終版本顯然已向Google等網路巨頭作出重大妥協。

相對第15條的「超連結稅」,第17條則被戲稱為「上傳過濾器」(upload filter) 條款。該草案要求YouTube、Facebook 等線上平台業者,對於其使用者上傳之內容有無侵害著作權,應負起把關責任。甚至進一步在早期的草案版本中例示,平台業者應採取有效的內容辨識科技 (effective content recognition technologies) 審查使用者上傳內容。目前YouTube在內容辨識科技方面,已有具體進展。若使用者未經授權上傳附有他人著作權音樂之影片,不論有無公開,系統已能自動辨識,並將該影片下架。然而該技術取得不易,若要求所有平台皆需具備並採取類似之技術,顯然對於網路使用者之自由,以及技術未成熟之新創平台將造成重大打擊。

面對此一爭議,最終通過之版本已大幅修改,包括將內容辨識科技之相關字眼刪去,降低了強迫所有平台加裝「上傳過濾器」之疑慮,並明文排除本次指令適用於詼諧仿作、諷刺漫畫等網友們關心受害的內容。此一版本,將平台業者最主要的義務,擺在要求平台方要與各方著作權人協商,由平台方取得授權,讓作品可由其使用者上傳。例如,YouTube將須負擔成本和責任,與各大唱片公司或著作權協會協商簽約,讓各大唱片公司概括性授權YouTube之使用者,有權上傳該唱片公司之音樂。若未得到授權,則平台對於其使用者未經著作權人同意上傳作品,須負起民事責任。

然而為避免新規定成為扼殺新創平台的門檻,依據平台之年營業額與流量,不同規模的平台業者,將享有不同難易度的免責事由。例如,年營業額未達1千萬歐元,且公開服務未達三年之新創平台,只需要證明其已經盡最大的努力,爭取著作權人之授權,並做到現行著作權法所要求之通知下架 (notice/take down) 措施,即可免責。而世界級巨頭等級的影音平台,例如YouTube,則除了以上條件外,更被具體要求需證明已盡最大的努力,防止被通知下架之影片被再次上傳;此外,指令更抽象地要求YouTube等大平台,在著作權人已提供相關必要資訊之前提下,需證明自己已盡高規格工業標準 (high industry standards) 與專業水準 (professional diligence) 來確保未被授權之作品不會被公眾接觸。然而正由於充滿太多過於抽象之不確定法律概念詞彙,科技巨頭們對於通過之著作權指令,紛紛表示尚無法想像如何落實,該等抽象的義務是否仍會導致網路平台最終走向大量內容審查,仍有待觀察。

目前法案表決通過後,仍有待歐盟國家批准。若獲批准,各成員國有2年時間落實措施。歐盟各會員國將如何內國法化此次指令中眾多抽象的法律義務標準,以及法律訂立後,法院司法實務將如何認定該等抽象義務,都將更具體地影響未來網路著作權的發展。此次著作權指令點燃的燎原之火,可說現在才正要開始延燒,未來發展值得長期關注。

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可以使用名人形象特徵推銷嗎?

有鑑於名人光環之話題性及所形成之聚焦效果,許多業者均會請名人代言其產品或服務,以大量增加曝光機會,並促進銷量。惟請名人代言的代言費用高昂,亦讓業者卻步。為節省費用,是否得利用名人之形象特徵拍攝廣告呢?例如:模仿林志玲獨特的娃娃音發聲製作廣告配音推銷產品,或是製作擁有林書豪「林來瘋Linsanity」髮型特徵及球衣背號17號的卡通動畫宣傳產品。此一作法,是否即能達到形成話題性,又無須支付代言費的預算控制效果呢?是否會有相關的法律責任呢?

Right of Publicity

美國法制下之「Right of Publicity」(或稱個人公開權、個人身分商用權或形象權),係指權利人得禁止他人未經同意,將其姓名、肖像、姿態、聲音或其他個人形象特徵進行商業利用,並得控制其使用而從中獲利之權利。我國雖無直接相應之權利,惟實務上均已肯認侵害肖像權,即是侵害人格權法益,而得依民法請求相關損害賠償。因目前實務似無具體案例探討侵害其他形象特徵之情形,本文擬參考既有肖像權相關判決,試論利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵拍攝廣告可能之法律風險如下。

可能之民事法律責任

按民法第18條第1項規定:「人格權受侵害時,得請求法院除去其侵害;有受侵害之虞時,得請求防止之。」民法第195條第1項亦規定:「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額。」據此,智慧財產法院101年度民著訴字第19號民事判決,於論述肖像權之保護時,參考美國法公開權(Right of Publicity)之概念,認定肖像權於商業使用之公開權,因具有商業價值,除具人格權外,亦含有財產權性質。侵害人為自己利益,未經同意擅自利用權利人之姓名或肖像等,即構成公開權之侵害。並解釋肖像權係個人對其肖像是否公開之自主、彰顯其個人人格特徵之權利,具有人格利益,因此認定肖像權屬於民法第18條之「人格權」,亦屬於民法第195條第1項之「其他人格法益」,而受保護。

依前揭判決之見解,肖像權係個人對其肖像是否公開之自主、彰顯其個人人格特徵之權利,具有人格利益,且肖像權於商業使用之公開權,因具有商業價值,除具人格權外,亦含有財產權性質。則名人對其賦特色並具有辨識力之姿態、聲音或其他個人形象特徵,應亦有權決定是否自主公開,並對於其商業使用之公開與否具有支配權,而應認定屬於民法第18條之「人格權」,及民法第195條第1項之「其他人格法益」。

是以,未經名人同意,即以名人具有辨識力之姿態、聲音或其他個人形象特徵,拍攝廣告推銷其產品,即可能侵害該名人之人格權及人格法益,該名人得依民法第18條之規定,請求停止侵害行為。如情節重大者,亦得依民法第195條第1項,請求精神上之慰撫金。所謂情節重大,法無明文,實務上未有定論,惟依前揭判決及臺灣台北地方法院96年度訴字第2645號民事判決之見解,倘被害人為公眾人物,因其肖像本身即具有一定之經濟上價值,未經同意即將其照片供作營業上使用,當屬情節重大無疑

另因名人具有辨識力之姿態、聲音或其他個人形象特徵,具有商業價值,亦含有財產權性質(參見智慧財產法院101年度民著訴字第19號民事判決及105年度民著訴字第38號民事判決),故得依民法第184條第1項前段,「因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任」之規定,請求財產上之損害賠償。又,由於以財產權侵害定性理解個人身分商用權之侵害,就如同未經他人同意,就使用他人的財產對自己為有利之使用,此時行為人使用他人財產所獲得之利益,在經濟利益歸屬上,即當屬該他人所有,卻為行為人所受益,亦可透過不當得利之制度加以調整返還(參見臺灣台北地方法院96年度訴字第2645號民事判決及智慧財產法院105年度民著訴字第38號民事判決)。

可能之公平交易法責任

再者,利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵製播廣告,是否可能構成違反公平交易法第21條或第25條之規定?台北高等行政法院89年度訴字第3144號行政判決認,廣告內容是否有虛偽不實或引人錯誤之情事,應以交易相對人之認知,並就廣告整體內容判斷之。又依臺灣高等法院96年度重上字第323號民事判決之見解,若廠商未經名人授權,於廣告上使用名人肖像,足以消費者誤認該名人為其公司之代言人者,顯違反公平交易法第21條「廣告真實」之法理。是以,如以廣告整體內容整體觀之,廠商利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵製播廣告,可能使消費者誤認該名人為該廠商代言,則該廣告即有違反公平交易法第21條之可能,如有其他欺罔或攀附商譽之情事,則亦有可能違反公平交易法第25條之規定。

建議

綜上,目前實務雖未有相關判決討論利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵製播廣告之相關法律問題,惟依照現有有關肖像權之判決,應肯認該等形象特徵,亦為民法上應受保護之人格法益,且具財產性質,如遭受侵害,應得請求慰撫金及損害賠償。另未經名人授權而製播之廣告,亦可能有公平交易法不實廣告及違反公平競爭之問題,故廠商仍不得為節省成本,而採取此便宜措施。

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網紅需要揭露與使用產品廠商間之關係嗎?- 披著「分享」外殼的「廣告」

網紅或名人置入性行銷

網紅的一舉一動現已成為時下關注的焦點,但「理科太太」近來因產品使用分享而成為第一位因「廣告」行為被處罰的網紅,亦使人不得不反思,當網路分享文或影片已經成為一種行銷手法時,消費者要如何判斷這些網紅們的文章或影片,是出於中立角色提供使用心得嗎?還是,源自於網紅與產品廠商的合作宣傳?當網紅與名人分享文實際上為無痕模式的廣告宣傳時,消費者之權益及市場之交易秩序該如何受保障呢?本文將從法律角度,進一步探討這些問題。

美國法下之Disclosure of Material Connections

美國就此新興商品推廣模式,特別於西元2009年修正「廣告使用推薦與見證指南」(Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising),將「社交媒體」上的產品/服務分享及評論,納入管制範圍。其中,若心得分享者與商品/服務提供者間具有之利益關係,可能影響其評價的可信度時,則該心得分享者即必須揭露該等關係之存在(Disclosure of Material Connections),例如,於社群媒體貼文中,得以#ad, #sponsored之方式,標註該分享文之性質,且商品/服務提供者亦有責任確保該等揭露義務之履行。惟此一揭露要求,在我國是否亦有相同之規範及適用呢?

我國規範下之薦證者與廣告主利益關係之揭露義務

我國目前法規就網紅與名人分享生活經驗並無特別規範,惟如該等分享涉及其對商品或服務之意見、信賴、發現或親身體驗結果時,即可能落入公平交易法所規範之「薦證廣告」範圍

「公平交易委員會對於薦證廣告之規範說明」(下稱「薦證廣告說明」),開宗明義即說明,「薦證廣告」除了典型之名人代言廣告外,尚包含一般消費經驗分享。且公平交易法所規範之「薦證者」,指對於商品/服務反映意見,或親身體驗結果之人或機構,因此,從知名公眾人物、專業人士/機構,到一般消費者,均可為「薦證者」。是以,若網紅或名人分享生活體驗與感想,涉及廣告性質,而有影響交易秩序與消費者利益之可能時,即受公平交易法之規範

蓋粉絲或消費者之所以追隨網紅與名人之喜好與推薦而購買商品或服務,係信賴其親身體驗之結果。若得知網紅與名人係免費取得廠商提供之產品或服務,或有其他利益關係而使用該商品/服務時,即可能影響其進行消費之意願。

依「薦證廣告說明」所闡釋之「薦證廣告真實原則」,若薦證者和廣告主間有「非一般大眾可合理預期之利益關係」者,廣告主應充分揭露。否則,依個案情形,該等廣告即有可能因對於與商品/服務相關而足以影響交易決定之事項,為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵,而違反公平交易法第21條之規定,或可能違反公平交易法第25條不公平競爭之概括規定。

再者,「薦證廣告說明」第五點特別對「利益關係之揭露義務」加以規定,直接例示說明,以社群網站推文形式(包括網路部落客推文,以及論壇發言等方式)呈現的薦證廣告,如薦證者與廣告主間具有「非一般大眾可合理預期之利益關係」,而未於廣告中充分揭露,且足以影響交易秩序者,涉及違反公平交易法第25條不公平競爭之概括規定。

所謂「非一般大眾可合理預期之利益關係」,以「三星寫手門事件」為例,台灣三星電子股份有限公司(下稱「三星公司」)曾利用寫手假裝為一般網友在留言板或部落格上,張貼新產品評測結果,消毒三星產品的負面消息,並比較跟突顯競爭對手產品的缺點。因消費者於網路留言板或部落格上所預期取得者,乃一般消費者之意見與推薦,故其顯然無法合理預期貼文者與廠商間有利益關係。因該等事實之隱匿,嚴重影響貼文內容的可信度,且因三星公司長期以該手法進行操作,故公平會後重罰三星公司新台幣1000萬以為警惕。

網紅與名人應適時揭露非一般大眾可合理預期之利益關係

為了保持「中立客觀」印象,增加其貼文之可信度,網紅與名人推薦產品或服務時,常會淡化其與產品/服務廠商間之利益關係。惟當薦證者與產品/服務廠商間具有利益關係時,這些文章/照片/影片已脫離「純粹使用者經驗分享」,而染上廣告色彩。此之所以公平交易法特將知名公眾人物或一般消費者之經驗分享,亦納入「薦證廣告」之範圍,並要求其揭露與產品/服務廠商間之「非一般大眾可合理預期之利益關係」。

因目前許多消費者皆習慣追隨網紅與名人之消費喜好,來購買產品或使用服務,若網紅與名人未揭露自己與廠商之利益關係,例如部落客未揭露自己乃免費取得新產品,而撰寫有利該產品之評測或評論,一般消費者可能因信賴該部落客「中立客觀」之判斷選擇,而跟隨購買該產品。依個案具體狀況,若隱匿該等利益關係之行為,非一般大眾可合理預期,且足以影響交易秩序者,則該部落客可能須與廠商並受公平交易委員會之處罰;若其明知或可得而知其所從事之薦證有引人錯誤之虞,而仍為薦證者,則亦可能須連帶與廠商負民事損害賠償責任。

是以,為降低可能之法律風險,並維持粉絲之信賴度,網紅與名人應審慎揭露與產品/服務提供廠商間,非一般大眾可合理預期之利益關係。

如果您想知道更多有關廣告、薦證廣告或公平交易等法規事宜,歡迎聯絡合夥律師譚璧德,電子郵件地址為 pdernbach@winklerpartners.com 及許綾殷律師,電子郵件地址為 lhsu@winklerpartners.com

「氣味」可以作為商標嗎?氣味商標的台灣實務現況

隨著商業活動的多樣化,視覺上的刺激已不能滿足市場需求。經營者開始利用聲音、氣味等創新手法來吸引消費者,並藉此強化品牌的獨特性。國際上對於商標客體之保護範圍,也因此逐漸擴大。從一開始的顏色、聲音等非傳統商標,已擴大至位置、氣味等新型態商標。台灣在2012年將商標法的保護客體,擴大到任何足以識別商品或服務來源之標識,皆可作為商標。因此,只要「氣味」具有足夠的識別性,同樣可以申請註冊成為商標。

氣味商標之台灣實務現況

但自2012年開放氣味商標至今,氣味商標之申請數量僅有12件,包括:「薰衣草氣味的中藥藥油」、「薄荷味的消炎鎮痛貼布」、「具地瓜味道之茶葉」、「爆米花氣味的麻油」等氣味商標。全部12件申請案件中,有10件不受理,1件遭核駁,並尚有1件仍在審查中,前景未卜。

簡而言之,氣味商標在台灣,目前尚無任何成功註冊之案例。

其中,白花油國際有限公司所申請之「具有薰衣草氣味之氣味商標」,於智財局不受理,且訴願亦遭駁回後,繼續向智慧財產法院提起行政訴訟,智財法院於2016年作成「智財法院105年度行商訴字第41號」判決,肯認智慧財產局所作之不受理處分並無違誤,全案敗訴確定,該氣味商標之申請,確定無法獲得註冊。

氣味商標面臨之困境

從以上發展不難發現,在台灣申請氣味商標確實是困難重重。氣味商標申請實務上,會面臨以下問題:

一、難以符合商標圖樣之形式要件

按商標法第19條:「商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現」。實務上認為氣味商標也必須符合第19條之「明確性」的要求。惟氣味並沒有圖樣可以表達,因此審查實務上即轉而以氣味商標之「文字描述」代替之,並要求該「文字描述」須符合第19條之「明確性」要求。

由於氣味並無形體,且多由多種物質之氣味混合,難以透過文字清楚地、具體地描述;此外,雖然申請人可以提供「氣味樣本」作為輔助,然而氣味有逸散之可能,無法達到客觀上持久及再現可能性。因此,實務上的商標申請案,大多不符合商標法第19條之要件,而被智財局以商標法第8條「申請不合法定程序」作成不受理處分。

甚至在前述「具有薰衣草氣味之氣味商標」案件中,申請人所提出之「商標樣本」(白花油實體商品)已有標示氣味的成分比例,然而智財局和智財法院均認為,由於用以公告給公眾的商標「文字描述」中,並未呈現比例,且比例影響混合型氣味重大,第三人將無法藉由閱讀該「文字描述」,確認其商標權之範圍,因此認定該商標申請案不符合商標法第19條之程序要件。

二、難以證明具有識別性

即使氣味商標申請案提供了夠清楚、具體的「文字描述」,符合了商標法第19條之形式要件,該氣味是否有足夠的識別性,使消費者能藉以辨識來源,仍是一大挑戰。消費者通常不會將「氣味」視為商標,而是作為商品或服務的特色或行銷手法,故「氣味」本身先天上即欠缺識別性,必須透過大量地使用,來證明其取得後天識別性(第二層意義),始能符合識別性之要求。

在美國商標申請實務上,眾多氣味商標案,除了因為氣味本身之於該類商品服務為功能性的角色,而被判定不應給予註冊外,更多則因為缺乏足夠證據證明已透過大量行銷、使用取得第二層意義,而被判定後天識別性不足,而不予註冊。

如何使氣味商標成功註冊?

雖然氣味商標在申請上面臨重大困難,但仍有成功註冊的可能。在美國,就有5件成功註冊的氣味商標,包括:以「梔子花氣味」使用於「繡線」、以「櫻桃氣味」使用於「賽車及娛樂用車輛之合成潤滑油」、以「口香糖氣味」使用於「球鞋、涼鞋、拖鞋、首飾和包包」、以「混合麝香、香草、玫瑰和薰衣草的味道」使用於「髮膠和護髮產品」等氣味商標。

最新一件成功的案例,是具有「麝香、香草和櫻桃氣味,並混合帶有鹽味的小麥麵團氣味」使用於「黏土玩具」。該氣味商標於2018年5月取得註冊。

在台灣,智財法院105年度行商訴字第41號判決中,則對氣味商標的「文字描述」提出了標準。首先,視該氣味是否為既有或習知之氣味,例如「薰衣草味」或「薄荷味」為單一氣味,且為常人所知。若為既有且單一的氣味,文字僅提及該氣味,即足以使第三人直接聯想至特定氣味,再輔以商標樣本,應足以表現氣味商標之內涵。反之,若為非既有或混合之氣味,因混合成分及比例之不同,其氣味即有所差異。此時申請人「至少」應清楚說明其成分及比例,而使第三人得藉由相同成分及比例,「再現」並理解該氣味。

綜觀台灣與美國之實務,具備以下幾種條件應較易成功註冊氣味商標-

一、以「單一氣味」作為商品服務之氣味商標,較易符合商標描述明確之形式要求。

二、以與商品服務無關,搭配上較具創意、創新,甚至異想天開之單一氣味做為特色,較能迴避「具功能性」而不應給予註冊之挑戰。

三、配合足夠之商品銷售量、有提及氣味特性之行銷、宣傳廣告,甚至提供消費者對於該「氣味」辨識度之市調,將較可能克服「識別性」的要求,成功獲准註冊。

如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。

博仲榮獲頂尖智財事務所殊榮

博仲法律事務所榮獲World Trademark Review列為頂尖智慧財產權事務所。台灣今年(2019)只有三家事務所獲此殊榮。

World Trademark Review在其年度WTR1000報告中表示,博仲在智財爭議及申辦工作的成就,讓人印象深刻,且博仲與國際智財社群高度連結,台灣甚少事務所有此程度。此外,博仲服務細心周到,重視客戶需求,為眾多產業全球頂尖品牌在台灣可尋求的合作夥伴。

World Trademark Review在智財執行及訴訟領域,個別推薦譚璧德陳絲倩郭建中三位合夥律師。其報告中讚賞譚璧德為國際智財領域深度思考者,啟發博仲團隊不斷勝利;陳絲倩律師以其豐厚的訴訟經驗,對博仲智財工作多所貢獻;郭建中律師則在訴訟工作中展現其對「強勢品牌」的高度理解。該報告亦讚揚譚璧德律師的智財申辦工作與策略。

您可在此網頁閱讀WTR1000排名的完整內容。

臺灣法院有管轄權嗎?網路時代下智慧財產權之國際裁判管轄權

一、 發生跨國侵害智慧財產權的狀況時,權利人該怎麼辦?可以在臺灣的法院提告嗎?

一家位於美國的甲公司在世界各地(包括臺灣)註冊X商標,某A在美國製造仿冒X商標的商品,並架設網站販售侵權商品,臺灣消費者可以透過該網站購買侵權商品。美商甲公司認為某A侵害其商標權,想要在臺灣對某A提起商標侵害的民事訴訟。此時,臺灣法院可以受理這個案件並且做出裁判嗎?

當一個智慧財產權案件包含涉外因素(例如:外國公司或個人、外國產品、侵害行為發生在國外等)時,臺灣法院就必須先判斷我國可否對此一案件作出判決,也就是我國法院是否有「國際裁判管轄權」。

傳統上,法院以「有體財產」或「領土地域」來判斷該國家是否擁有國際裁判管轄權。然而,在科技發達的現代社會,網路的無體性,使得法院難以用有形的物理空間作為判斷基礎。西元2018年5月,智慧財產法院針對此一問題徵求各方意見,可見網路時代下,智慧財產權的國際裁判管轄權議題,至關重要。

二、 我國目前對於國際裁判管轄權之決定的判斷標準有哪些?

國際裁判管轄權的判斷,缺乏統一的國際規範。觀察我國法院的操作,主要有三種判斷標準[1]

  1. 類推適用說:我國民事訴訟法有關國內法院管轄權之規定,應類推適用於國際裁判管轄權。
  2. 法理說:國際裁判管轄權之問題,應基於當事人間的公平、裁判的正當與公正、程序的迅速與經濟之理念,對於管轄進行合理的分配。
  3. 利益衡量說:應針對具體個案所涉及的各種利益,如:當事人訴訟便利性及案件關聯性等因素,綜合衡量後,決定國際裁判管轄權之有無。

近年來,智慧財產法院採取法理說和利益衡量說之案例有增加的趨勢[2]。也就是說,在認定有無國際裁判管轄權時,應綜合考量具體個案所涉及的各種利益,並以當事人訴訟程序上之公平、裁判的正當與迅速,作為最高指導原則。

依照我國規定,在涉及侵權行為的智慧財產權訴訟時,以「侵權行為地國」的法院為管轄法院。我國最高法院判例指出,所謂侵權行為之行為地,凡一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之[3]。此一判例雖然是針對國內民事訴訟之規定,但是在涉外網路及智慧財產權事件中,也有適用[4]

以商標權侵害案件為例,假設某A於美國製造侵權商品並販售至臺灣,此時,美國是侵權行為的實行行為地,臺灣是侵權行為的結果發生地。依照最高法院的見解,我國智財法院對於此一商標侵權的訴訟具有國際裁判管轄權。

美國法院在網路案件中,對於管轄權之判斷提出了許多指標性基準。因此,在涉及網路及智慧財產權的案件中,如何認定某一個國家有國際裁判管轄權時,我國法院或可參考美國實務上的操作方式,以為他山之石。以下簡介美國網路案件之裁判管轄基準供大家參考。

三、 美國網路案件之裁判管轄權

(一)美國網路案件之裁判管轄基準

在商業活動頻繁的現代社會,美國的裁判管轄原則,採取「最低接觸原則」以及「合理公平原則」的雙重標準。「最低接觸原則」是指,即便被告未出現在法院地,但只要被告與法院地之間有最低程度的接觸(minimum contact),法院就有裁判管轄權[5]。「合理公平原則」(reasonableness and fairness)則是要求法院行使裁判管轄權須符合公平實質正義[6]。若同時符合兩個原則,法院即得行使裁判管轄權。

美國法院在網際網路案件中,亦採取「最低接觸原則」和「合理公平原則」作為裁判管轄原則。然而,基於網路的無體性、跨國性,如何判斷網路使用者與法院地之間建立了最低程度的接觸,成為最關鍵的問題[7]。美國實務上採用各種不同的判斷方式,以下介紹幾個較著名的裁判管轄基準:

1. 量尺基準(sliding scale test[8]

量尺基準將網站分為:「積極網站」(active website)、「互動性網站」(interactive website)和「消極網站」(passive website)三種類型。

若被告明顯地利用網路進行商業行為,有意且反覆地透過網路傳輸電腦檔案,與法院地居民締結契約,屬於「積極性網站」,該法院地的法院有裁判管轄權。若被告之行為僅是在網站上刊載資訊,使外州州民得接觸該資訊,則屬於「消極網站」,法院地法院無裁判管轄權。若電腦使用者得與網站伺服器主機交換資訊,則屬於「互動性網站」,此時須以「該網站上資訊交換的互動性程度和商業性程度」來判斷是否有裁判管轄權。

「量尺基準」雖然建立了明確的三分法,但是隨著網路功能的多樣化,大部分網站多屬於「互動性網站」,如何判斷網站上資訊交換的互動性程度和商業性程度,欠缺具體、固定的判斷標準,增加了法律不確定性[9]。近年來,美國實務上越來越少採用量尺基準[10]

2. 效果基準(effect test[11]

「效果基準」是指,縱使被告在法院地內並未從事任何實際之活動,只要被告有意地(intentionally direct)使其行為之效應在法院地發生,法院即得行使裁判管轄權。

然而,網際網路具有全球性,一個網路行為對於世界各國都有可能產生影響,採取效果基準將導致許多國家均享有裁判管轄權,產生更大的不確定性。此外,也會導致網路業者將面臨來自全球不可預見的管轄風險,影響網路商業活動的發展[12]

3. 目標基準(targeting test

「目標基準」是指,若被告透過網路所從事的行為是明顯指向(expressly target)法院地,且該行為對法院地造成了可預見(foreseeable)的結果,則該法院有裁判管轄權[13]。目標基準與效果基準皆涉及行為在法院地的結果,但效果基準強調行為產生的實際「客觀影響」,目標基準則強調被告能預見在法院地造成結果的「主觀意圖」。

目標基準最主要的關鍵問題,是判斷被告之行為是否有目的性地指向法院地。美國法院於個案中採用不同的參酌因素,包括:網站使用的語言、可接受的貨幣種類、伺服器主機的位址、國家頂層網域名稱之使用、商品或服務的廣告行銷、法律條款、免責聲明、是否於該地提供售後服務、是否於網站上標示業者於該地的聯絡資訊等[14]

美國實務上,越來越多法院採用目標基準。美國律師協會於西元2000年提交的報告明確將目標基準作為判斷網路裁判管轄權的方法。而目標基準也在國際組織得到廣泛的關注,例如:經濟合作與發展組織(OECD)的「消費者保護條例」(Consumer Protection Guidelines)、海牙國際私法會議在2001年的「民商事管轄權與外國判決公約草案修正意見(Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters)中,亦採用目標基準的概念[15]

四、 建議目標基準可於於我國涉外智慧財產權案件中運用

由上述的分析可知,美國法院所建立的「目標基準」,有利於網路業者預見並控制自己在外國或外州的行為及結果,並有利於網路業者預測網路運營的法律風險,增加了法律確定性。此外,目標基準採用彈性多元的參酌因素,亦可以因應網路科技的快速發展[16]

本文認為,考量國際裁判管轄權重視國際事務分配、當事人公平性、訴訟經濟性之功能與價值,在判斷涉外智慧財產權民事事件之國際裁判管轄權時,不妨可以採用美國的「最低接觸原則」,並輔以網路案件中所建立的「目標基準」,來判斷被告之行為是否有目的性地指向法院地。

回到本文一開始的假設案例,若甲公司想要在臺灣對某A提起商標侵害的民事訴訟,參考美國實務上建立的「目標基準」,智慧財產法院須考量:生活與經濟活動的根據地、證據方法集中地、判決之實效性、事業活動地、預測可能性、法院所屬國與該事件密切關連等因素,來判斷某A之行為是否有目的性地指向臺灣。若有,則我國法院對該案件具有國際裁判管轄權。

如果您想知道更多有關智慧財產權保護等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人陳絲倩律師,電子郵件地址為 cchen@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 8307。


[1] 蔡華凱,〈國際裁判管轄總論之研究-以財產關係訴訟為中心〉,《國立中正大學法學集刊》,第17期,頁17-21(2010)。

[2] 例如:最高法院104年度台抗字第589號民事裁定、智慧產法院100年度民著訴字第53號民視判決、智慧財產法院105年度民商訴字第43號民事判決、智慧財產法院103年度民著訴字第34號民事判決、智慧財產法院106年度民專訴字第1號民事判決等。

[3] 最高法院56年台抗字第369號判例。

[4] 蔡華凱,〈侵權行為的國際裁判管轄〉,《國立中正大學法學集刊》,第14期,頁289(2004)。

[5] International Shoe Co. v. Washinton, 326 U.S. 310 (1945).

[6] World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980). 其判斷標準包括:(1)被告應訴之負擔、(2)法院地行使管轄權之利益、(3)原告獲得救濟之利益、(4)司法體系有效解決紛爭之利益、(5)整體社會政策利益等。

[7] 黃國昌,《國際民事管轄權之理論與實務》,元照出版,頁70(2009);吳光平,〈網際網路案件國際裁判管轄權之決定基準-以美國跨州網際網路案件之裁判管轄為中心〉,《輔仁法學》,第38期,頁57(2009)。

[8] Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997).

[9] 吳光平,前揭註7,頁91。

[10] Holger Hestermeyer, Personal Jurisdiction for Internet Torts, 26 NW. J. Int’ll. & Bus. 267, 278 (2006); Kevin A. Meehan, The Continuing Conundrum of International Internet Jurisdiction, 31 B.C. Int’l & Comp. L. Rev. 345, 358 (2008).

[11] Calder v. Jones, 465 U.S. 783 (1984).

[12] Hestermeyer, supra note 10, at 286.

[13] Michael A. Geist, Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction, 16 Berkeley Tech. L.J. 1345, 1380 (2001).

[14] Hestermeyer, supra note 10, 286-87; Meehan, supra note 10, at 358-59.

[15] Geist, supra note 13, 1382-84.

[16] Geist, supra note 13; Hestermeyer, supra note 10; Meehan, supra note 10.

 

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