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從數據一探智慧財產法院運作實況 – 專題二 訴訟

我們在上一個專題分享了智慧財產法院(以下簡稱「智財法院」)的整體運作概況,本篇將聚焦於各種訴訟案件的數量,以及類型分布。

終結案件量

「訴訟案件終結」代表智財法院在一個審級做出判決,不論該案件是否被上訴到更高的審級。智財法院每年終結的訴訟案件量與前一個專題提到的所有案件終結量比較,呈現相似的趨勢,高峰落在2010的1178件,之後逐漸降低至2019年的862件。自2012年之後,智財法院每年終結的訴訟案件均未再超過1000件。

圖表一 2008年至2019年終結之訴訟案件數

資料來源:司法院

著作權、專利權、商標權訴訟占全部案件之比例

分析每年終結的訴訟案件類型,可以發現以專利以及商標事件為主。自2014年之後,此兩種事件每年各占了接近35%之案件比例。著作權事件則穩定維持在20%到30%之間。另,除了三種主要案件類型之外,其他如營業秘密法之訴訟,所占比例有緩慢上升之趨勢。從2008年的7%,上升至2019年的13%。

圖表二 2008年至2019年終結訴訟案件中不同類別案件之比例

著作權、專利權與商標權之案件數量

著作權訴訟

歷年來終結的著作權案件數量沒有明顯起伏。從智財法院2009年完整運作之後,僅有2017年案件量較少,為157件,其他年度著作權訴訟案件均在190件到240件之間。2010年最多,達到238件。近三年著作權案件數持續成長,2019年有210件。

圖表三 2008年到2019年終結之著作權訴訟案件數

資料來源:司法院

就民事、刑事、行政訴訟的比例而言,著作權訴訟早期以刑事訴訟居多,在2008年及2009年間,呈現壓倒性的72%及66%之案件比例。

民事訴訟之案件比例在2014年首度超越刑事訴訟,並持續攀升。近三年,民事訴訟均佔全體著作權訴訟案件60%以上。2019年達到新高的78%。從比例變化可以推知,台灣著作權紛爭的解決模式,已經逐年從以公權力進行刑事追訴的模式,演變成私部門間以民事訴訟處理私權爭議。此一數據或許反映了檢察機關及刑事法院針對違反著作權法之刑事案件,可能採取較民事法院更為嚴格之標準。

著作權相關之行政訴訟佔比較低,僅有2013年、2016年、2018年超過5%。

圖表四 2008年至2019年終結之著作權訴訟性質比例

專利權訴訟

專利權訴訟案件數量從2010年476件、2011年462件的高峰之後,大致呈現逐年減少的趨勢。2012年至2015年間還有突破300件的情形,2016年至今則都在300件以下,2019年減少為267件。

圖表五 2008年至2019年終結之專利權訴訟案件數

資料來源:司法院

因為我國專利法並無刑事責任規定,專利事件僅有民事與行政訴訟。除了2008年外,民事訴訟與行政訴訟每年均穩定呈現約6:4的分配。

圖表六 2008年至2019年終結之專利權訴訟性質比例

商標權訴訟

商標權訴訟之案件數量則相對較為穩定。在2009年至2011年之間案件量較多,2009年並達到390件的高峰。2012年至2017年案件量漸漸減少,2017年降至248件,不過近兩年稍微回升,2019年有279件。

圖表七 2008年至2019年終結之商標權訴訟案件數

資料來源:司法院

商標權訴訟一直以來以行政訴訟為主,每年都佔超過一半的案件數量,不過有逐年微幅減少的趨勢。2019年是商標權行政訴訟比例最低的一年,但仍有53%。刑事訴訟的比例從2008年的25%,逐年減少至2019年的13%。行政與刑事訴訟減少的比例被民事訴訟取代。民事訴訟從2009年的17%,倍增到2019年的34%。近年來商標訴訟呈現行政為主,民事為輔,刑事最少的分布。

圖表八 2008年至2019年終結之商標權訴訟性質比例


我們透過訴訟案件的統計數據,了解了智財法院三種主要案件類型:著作權、專利權、商標權相關訴訟案件的總數,以及其中民、刑、行政訴訟比例。下一個專題將針對民事訴訟,透過數據一探民事訴訟的勝率、和解率、訴訟標的金額等資訊。

如果您想知道更多有關智慧財產權之事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com

本文章由郭建中律師及實習律師陳羿愷共同撰述。

*本報告資料來源:(1)司法院(2)智財法院(3)政府資料開放平臺

*備註:本報告部分數據係利用資料來源的原始數據進行計算,可能和官方數據有所不同。

淺談標準必要專利授權應注意事項

在現今商品種類、零組件數量繁多的時代,為了研發成本之考量,已鮮少有公司可以獨自完成產品規格的制訂、研發設計、週邊商品之製造及行銷。因此,公司間為使相互產品間可以互融、互通或共有,公司之間會共同協商、擬定某一技術之「標準規格」(例如藍芽或記憶卡規格等),日後相關商品均會以該規格進行研發及規畫,隨著該規格之普及,會形成所有公司均普遍採取之規格。

一、何謂標準必要專利

目前制定標準常見的方式,是由該技術之上下游的供應鏈成立標準制訂組織,成為共同的溝通平台。藉由共同討論、提案、表決來共同制訂「標準規格」Standard,目前的標準制訂組織較著名的例如電子工程師協會(Institute of Electrical and Electronics Engineers;IEEE)、國際通訊聯盟(International Telecommunication Union;ITU)、國際記憶卡協會 (Personal Computer Memory Card International Association;PCMCIA)。

站在消費者之角度而言,標準規格之制定可減少其選擇購買何種規格之窘境,似乎是一種有利於整體消費者之制度。然而,從另一個角度來看,一旦某一標準受到產業普遍支持,擁有該標準所需之專利的公司將握有極大的壟斷力量,形成所謂「規格綁架現象」(Hold-Up),倘若沒有相關配套制度,標準規格將造成嚴重的壟斷、不合理或不公平授權金、拒絕授權等衍生問題,反而造成商品價格抬升,衝擊競爭者及消費者之利益。

因此,為避免上述之弊端,對於標準必要專利之授權,即有專利權人必須採取公平、合理、無歧視之原則收取合理專利授權金之要求,亦即所謂FRAND條款(Fair,Reasonable and Non-discriminatory),目的在於追求「壟斷」與「標準」間之平衡點。

二、 日本特許廳發布之標準必要專利授權談判指南

實施標準規格之必要專利(Standard Essential Patents,SEPs)具有高度壟斷力,必須藉由FRAND條款加以調和。然而,FRAND條款只是一個概略式的授權方針,究竟具體內容為何,目前各國實務皆尚在發展中。日本特許廳(JPO)在2018年,對外發布了標準必要專利授權談判指南(Guide to Licensing Negotiations involving Standard Essential Patent,以下簡稱「授權指南」),應注意的是該授權指南僅係整理當前各國之實務看法,並不具有法律上之拘束力。

在授權談判過程中應採行何種方式方符合FRAND條款,JPO在授權指南中提出「善意」與「效率性」兩大原則。並將談判過程區分為五個步驟,分別提出具體之談判建議:

(1) 專利權人提出授權談判之要約

在此一步驟中,JPO認為專利權人應提出相關專利之資料,供實施專利之人進行研究極判斷,且應給予實施專利之人充分之時間進行資料研究,下列情況將容易被認定專利權人具有「惡意」:

  • Ø 在對實施人提出警告函之前,或提出警告函後,就立即提出禁制令請求訴訟;
  • Ø 在對實施人提出授權談判要約前,沒有充分揭露指明 SEP 資料、侵權對照表或提示 SEP 必要性等文件;
  • Ø 要求實施人簽訂保密協議,否則不提供侵權對照表,即使資料不包括機密資訊;
  • Ø 要約時提出規定時間限制,不允許合理時間考慮。

(2) 實施人對取得授權表達意願

在接獲專利權人之談判要約,且收到專利權人提示的專利清單及侵權對照表後,若實施人確認有必要取得專利權人的授權,JPO認為實施人應對於專利權人表達取得授權之意願。若實施人僅口頭表達意願,卻毫無談判之具體準備,仍然會被視為並無談判之意願。JPO認為實施人若有下列事由,將會被認定具有惡意:

  • Ø 即使在繼續使用侵權(或潛在侵權)技術的情況下,沒有說明延遲回應的理由或是對談判完全不回應;
  • Ø 聲明除非先提供所有 SEP 的必要性及有效性根據,否則不會啟動談判;
  • Ø 不合理的延遲談判,例如:持續要求專利權人提供與其他人有關無法公開的保密內容;
  • Ø 持續給予無實質內容的回應;
  • Ø 只因為其他人也還沒有達成授權協議而拒絕取得授權。

(3) 專利權人基於 FRAND 條件提出要約

當實施人以明確表達談判意願時,專利權人應提出符合FRAND條款之授權契約,且須具體說明該契約係如何的符合FRAND條款。授權指南認為下列事由,專利權人將被視為具有惡意:

  • Ø 在提示符合 FRAND 條件前,對表示願意接受授權的實施人提出禁制令請求訴訟,以便在授權談判中作為談判手段;
  • Ø 不管談判正在進行中,向有意願依 FRAND 條件取得授權之實施人的業務合作夥伴發出警告信;
  • Ø 相較於法院裁決和可供比較的授權案例之條款,提出明顯不合理條件的要約;
  • Ø 沒有解釋如何計算授權金,也沒有說明授權要約符合 FRAND 條件。

我們探討了專利權人依據FRAND條款,對實施人提出了具體的授權要約。以下針對此時實施人應如何回應該要約才符合FRAND精神,才不被認定具有惡意。

(1) 實施人基於 FRAND 條件提出反要約

實施人在接到專利權人之授權契約後,通常不會照單全收,會再提出較有利之授權內容。授權指南指出實施人在提出反要約時,不可恣意提出不合理之契約內容,仍然必須符合FRAND條款。因此,在提出反要約時,除了指明授權金計算方法外,實施人還應指出具體根據,證明其反要約是以FRAND 條件進行的,這是為了讓專利權人確定所提出的條款是否合理和非歧視。JPO認為實施人若有下列事由,將會被認定具有惡意:

  • Ø 在專利權人提出基於 FRAND 條件的授權要約後,不以 FRAND 條件提供任何反要約;
  • Ø 根據法院判決和可比較的授權案例之條件相比,提出顯然不合理的反要約,並在談判過程中堅持該反要約;
  • Ø 沒有解釋提出反要約的授權金是如何計算的,也沒有說明反要約是否符合 FRAND 條件。

(2) 專利權人拒絕反要約,透過法院或替代性爭議解決程序

倘若雙方談判並無交集,此時需要透過法院或是其他替代程序(例如仲裁)解決爭端時,JPO指出有些法院可能會認為替代程序較為有效率,可以快速取得結果,因此若有一方主動提出以替代程序解決紛爭,可作為一個其具有善意之指標,當然,拒絕用替代方案也可能會被視為具有惡意。不過,授權指南特別指出以是否接受替代方案作為判斷善意與否之標準,仍有不同意見,該標準較為薄弱。

  1. JPO有特別指出,雖然 FRAND 授權條件必須是無歧視的,但這並不意味著所有被授權人必須以相同的授權費率以獲得授權,而應是認為相同或類似狀況的被授權人應該不可被差別對待。亦即,所謂公平無歧視,並不是要求需要齊頭式的公平,而是採行實質公平原則。JPO指出授權金之高低,可能會因為下列事由而不同:

(1)  授權的性質是獨佔或非獨佔、產品的販賣區域或販賣目的地是否有所限制,均為考量合理授權金時之考慮因素。

(2)  當事者間的談判歷程為決定適當授權金的影響因素之一。

(3)  各個行業都在使用資訊和通信技術,因此有些專利權人會根據終端產品中同一標準技術的特定「用途」而爭論不同的使用費率和金額。

三、 我國目前之發展

如上所述,FRAND條款之具體內容為何,目前各國尚在發展中,很可惜的是,我國法院尚無機會針對此一問題表示見解。目前涉及FRAND條款之案件有兩則:

    1. 智慧法院106年度民公抗字第1號事件:

      本件是Apple公司對高通公司提起消極給付之訴,要求高通公司「不得濫用標準專利進行不合理權利金請求」,然而法院雖然曾針對該案訴訟標的價額作出裁定,但雙方嗣後達成和解而撤告,智慧法院失去一次表達看法之機會。

        2. 最高行政法院105年度判字第403號事件:

          本件起源是Nokia與Microsoft向公平會申請結合時,公平會於准許處分中附加「Nokia未來應遵守FRAND條款」之附款,Nokia認為該行政處分不得附加附款,因此提起訴訟。本件雖然與FRAND有關,但充其量只在爭執「行政處分附附款之合法性」問題,並未討論到「FRAND條款之實質內容」。

          四、 結語

          1. 以實務運作以觀,目前大多是國外公司擁有標準必要專利轉而向我國科技產業要求專利授權之情況。我國之科技公司在接獲到標準必要專利權人之授權要求時,切莫鴕鳥心態的置之不理,否則將被認定為具有惡意,反而給予標準必要專利權人提起訴訟之機會。較為妥當之作法是向標準必要專利權人索取專利之資料文件、請求是當時間進行研讀、要求提供合理無歧視之授權契約、合理的進行授權金談判,並尋求專業律師之協助,降低公司被認定惡意之機會。
          2. 此外,需要提醒的是,專利權係屬地主義,雖然我國法院目前尚未表示其見解,但倘若我國之科技公司在他國有生產、行銷、進口相關商品,則必須要知悉該國法院對FRAND條款之看法,避免標準必要專利權人於該國提起民事訴訟,造成重大損失。
          如果您想知道更多有關專利或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人陳絲倩律師,電子郵件地址為 cchen@winklerpartners.com 與王乃中律師,電子郵件地址為 bwang@winklerpartners.com

          非傳統商標在臺灣的困境

          為因應國際潮流與企業需求,並保障業者營業上之努力成果,民國100年商標法修法並開放任何足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或服務相區別之標識,皆能成為本法註冊保護之客體[1]。故而,商標法第18條第1項明定:「商標,指任何具有識別性之標識,得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式所組成」。由此,實務上將商標分為兩大類,分別為最常見由文字、圖形或記號組成的「傳統商標」以及可由顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式組成的「非傳統商標」。

          然而在申請前述「非傳統商標」時,我們觀察到主管機關智慧財產局往往會以較保守的態度認定「非傳統商標」即欠缺先天識別性,一概提出核駁理由先行通知書,要求申請人提供實際使用態樣及具有後天識別性之證據始得註冊。智慧局這樣的做法無非是依據〈非傳統商標審查基準〉之規定,認為有關各種型態之非傳統商標其較之傳統商標,更欠缺先天識別性,一般消費者通常不會將「非傳統商標」視為區別商品或服務來源的標識,而會將其視為商品的本身、提供商品實用的功能、裝飾性的形狀圖樣或行銷手法。但事實真的是這樣嗎?請試想當同樣一個平面商標將它立體化成為一個立體商標時,二者誰令消費者更有印象?似乎是立體商標讓消費者更有印象,那不證明立體商標較具識別性?或者當商品包裝很罕見特別時,消費者會不會認為它來自於特定的來源? 智慧局直接且一概的認定「非傳統商標」很難被消費者認識為商品來源之標識,因此不具先天識別性的作法明顯與〈非傳統商標審查基準〉2.2識別性中規範之「不論商標型態如何,非傳統商標識別性判斷的標準與傳統商標並無不同」有所出入,亦有逾越商標法第18條「商標,指任何具有識別性之標識」規定之虞。換言之,任何型態之商標,只要具有識別性即為已足,不應因為其為傳統商標或非傳統商標而有不同的判斷標準。以下以智慧財產法院99年度行商訴字第147號行政判決例示說明:

          在美商可口可樂公司所申請「美粒果」飲料瓶立體商標一案,智慧局以美粒果瓶身之商標圖樣為「一般習見常用於飲料或酒等液態食物之容器,以之作為立體商標指定使用於飲料、果汁等商品,尚不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識,並得藉以與他人之商品相區別」為理由認定該立體商標不具先天識別性而予以核駁。對此可口可樂公司不服遂提起行政訴訟,並指出該商標主在強調瓶身上半部外觀及尺寸如剝皮之柳橙其獨特創意,市面上也沒有類似造型的瓶身,確實能與其他飲料相區別,應為具有先天識別性的標識。本案法院首先說明判斷商標或服務標章是否具備「識別性」,應立於一般消費者之立場,依一般生活經驗就商標或標章之整體加以觀察,並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商品或服務等加以審酌。再者,法院認為本件商標圖樣瓶身上半段為圓弧曲線形,外觀恰似一剝下外皮之柳橙,與主要商品柳橙汁相呼應,並肯認因瓶身上半段顯然已具相當識別性,所以智慧局應予以註冊。從這個案例,我們可以了解到「非傳統商標」並非當然不具先天識別性,法院亦先就其先天識別性加以審查。然則,智慧局在審查「非傳統商標」之申請時卻未對該商標是否具先天識別性作實質的審查,反而一昧逕指其缺乏先天識別性,對相關欠缺識別性之判定亦未提出任何佐證,與傳統商標之審查標準大相逕庭,此等明顯的差別待遇正是目前我國「非傳統商標」在申請時所遇到的最大困境。

          相較於我國,美國商標型態之分類雖與臺灣不同,但針對非語言商標之先天識別性判斷仍有方法可循。1977年美國關稅暨專利上訴法院於 Seabrook Foods, Inc.v. Bar-Well Foods, Ltd.一案所採用針對非傳統商標先天識別性之判斷上,要檢視:(一)該設計或形狀是否是普通、基本的形狀或設計;(二)在特定商品領域裡,該設計或形狀是否獨特、罕見;(三)是否僅為該類商品常用或周知的裝飾的改良,而消費者也只看作裝飾[2]。這樣的作法很值得我國參考,以前揭美粒果立體商標案而言,智慧局在接到美粒果立體商標之申請時,應先探究在各類飲料商品中是否有近似的瓶身設計,再對消費者是否會認定該瓶身係提供自特定來源進行有效調查,才來決定該瓶身是否具先天識別性。筆者衷心期盼我國能利用相類似方法對「非傳統商標」之先天識別性進行客觀的判定,而非一概否定其先天識別性,始能維持審查之公平性並使「非傳統商標」更為消費者所熟悉。

          今已註冊之「非傳統商標」數量不多,然「傳統商標」及「非傳統商標」識別性之判斷標準依商標法第18條及〈非傳統商標審查基準〉2.2識別性之規定應無不同,智慧局不應因「非傳統商標」非一般大眾所熟知之商標型態,即主觀的認定其不具先天識別性。識別性之判定應個案認定,須著重於該標識是否能讓相關消費者認為所見商品或服務係來自特定業者,我國雖已明文規定商標得以多種態樣呈現,但在審查時仍以過於嚴苛的標準進行識別性的判定。智慧局這樣的做法很可能逾越了商標法第18條的規範,也同時抑制了「非傳統商標」發展的可能性。未來主管機關應減低對「非傳統商標」審查之差別待遇,始能落實商標法第18條順應國際趨勢及保障業者努力成果之意旨。

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          本文章由資深顧問顏嘉利及智財法務實習生闕靖軒共同撰述。


          [1]非傳統商標審查基準 前言

          [2]洪淑敏,「國外非傳統商標之審查」,商標法制與實務論文集,第 153 頁,經濟部智慧財產局,

          民國 95 年 6 月。

          「位置商標」法律問題初探(下)

          上篇我們簡介位置商標的概念和國外案例(請參考「位置商標」法律問題初探 (上)),以下本文將著重在位置商標的申請及審查實務進行討論。

          一、如何提出位置商標的申請?

          先看看我國的註冊成功案例:

          (圖片來源:TIPO)

          1. 商標名稱:Superdry 極度乾燥 しなさい Label
          2. 註冊號數:註冊第103014064號
          3. 商標描述:本件為位置商標,由標示於衣著拉繩尾端之含有Superdry 極度乾燥 しなさい字樣之橘色標籤所構成。虛線部分不屬於商標之一部分。

          (一)商標圖樣以虛線及實線表現商標在商品上的相對位置

          申請位置商標時,申請人應於商標圖樣中以實線劃定商標內容,並以虛線表示商品或服務相關物件,藉以表現出位置商標使用於商品或服務相關物件的位置。商品或服務相關物件等,不屬於權利主張範圍的部分,應以虛線表示。

          (二)於商標描述中,說明商標型態、商標內涵

          在商標描述中,申請人應指出非傳統商標所屬型態,例如「本件為位置商標,…」。另外,如果能說明商標於商品或服務的使用情形及使用方式,可更清楚表現商標內涵。

          (三)是否適用商標法第29條第3項規定而聲明不專用?

          商標圖樣中的虛線區域不屬於商標之一部分,無須聲明不專用。而以實線表示的部分為商標權利範圍,如果該部分包含不具識別性或具功能性部分,應屬有致商標權範圍產生疑義之虞的情形,須聲明不專用或改以虛線表示。

          二、位置商標的申請困境

          (一)標識是否具有識別性?

          位置商標如由簡單的圖形、線條或單一顏色所構成,容易被視為裝飾性圖案、防偽標籤等,消費者很難在第一時間注意並認識到它是一個商標。

          舉例而言,好菇道公司曾將其菇類產品的外包裝,在我國申請註冊為位置商標,該商標描述為「位於長方形透明包裝袋左右兩側的各3條白、綠、白直線,且以1:6:1比例,相互對稱排列」。智慧財產局商標審查員認為,商標整體給消費者的印象只是裝飾圖樣,而非識別來源的依據,因此,駁回其商標申請。

          申請註冊位置商標時,申請人應盡量提供大量實際使用證據,藉以證明該位置商標經過大量使用後,已取得後天識別性,即消費者已經可以將其作為商標,辨識出商品或服務的來源。

          (二)標識有無與其他商標合併使用之情形?

          如上所述,位置商標通常須透過大量使用證據,來證明消費者已經能夠認識其為識別商品來源之標識,取得後天識別性。如果遇有位置商標與其他商標合併使用之情形,則難以區別消費者所認識識別來源之的標識,是其他的一般商標,抑或所主張的位置商標。就不容易主張位置商標本身已經取得後天識別性。

          在shoe device商標申請案中,申請人欲申請的位置商標為「指定使用於鞋幫外側的X圖」,實際使用於鞋子時,鞋上還有其他識別性較高的外文字樣「MUNICH」、註冊商標「MUNICH & device」,對比之下,鞋身兩側的X圖比較像是裝飾性的圖案。因此,最後shoe device商標被認定不具有識別性,而遭駁回。

          好菇道公司的商標申請案中,也遇到相似的問題,欲申請商標為「綠白相間的3條直線,位於商品包裝袋的左右兩側」。智慧財產局審查員指出,由於包裝袋上還有中文字樣「好菇道」、「HOKTO/TheKinoko Company and device」商標、「HOKTO and device」商標等,在合併使用的情形下,系爭位置商標極容易被視為裝飾性圖樣,而非識別來源。

          在申請位置商標時,申請人應特別注意有無與其他商標合併使用,若有,通常會被要求提供更多證據,以證明排除其他合併使用商標後,欲申請的商標仍具有識別性。

          三、未來發展

          現階段關於位置商標的討論,主要仍集中在申請階段,特別是取得識別性,以獲准註冊的問題。又因位置商標獲准註冊的案例仍稀少,也因此罕見商標侵權爭議。一般人對於商品的位置特徵是否經註冊取得位置商標之權利,警覺性遠比傳統商標低。在認定位置商標之侵權時,判斷標準是否與傳統商標有所不同?如何認定商標近似?未來位置商標將如何發展,實務如何因應,值得我們繼續觀察。

          如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com

          本文章由吳彥儀律師、法務專員游逸倩及智財法務實習生簡弈嵐共同撰述。

          「位置商標」法律問題初探(上)

          企業為求形塑獨特的品牌印象,發展出各種多樣豐富的呈現方式。商標,為品牌的第一門面,兼具傳遞形象和識別來源的功能。隨著傳播媒體發展日新月異,商標不再僅限於平面的文字、圖形,越來越多企業採用立體、動態、聲音或氣味等不同形式,以樹立其獨特品牌標誌。例如,Christian Louboutin的紅底鞋,即是以Pantone 18.1663TP的紅色指定使用於高跟鞋底,申請註冊為位置商標,因消費者看到紅色的高跟鞋底時,即可聯想起Christian Louboutin的品牌,具有相當識別性。此種圖樣因出現在特定「位置」而產生識別性的商標,即屬位置商標。

          多數的位置商標來自商品的裝飾性、說明性及功能性特徵,起初並不是權利人有意作為商標之用,只是在經過廣泛的市場使用以後,逐漸成為消費者識別商品服務來源的依據。為了維護品牌的形象與利益,不讓其他不肖業者有可乘之機,於是開始尋求法律上的保障。以下我們再來更深入地討論位置商標。

          一、何謂位置商標?

          我國《非傳統商標審查基準》對於「位置商標」的解釋為:「傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置,若該位置為商標識別的重要特徵,其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置,可能會喪失其指示商品或服務來源的功能,即具有位置商標的性質」。易言之,位置商標最大的特色在於,其必須於特定位置呈現始具有識別功能,「位置」乃辨識來源的必要特徵。

          一般而言,判斷商標的申請註冊是否有混淆誤認之虞,商標位置並非考量因素之一。然而,由於位置商標脫離特定位置將會喪失其識別性,權利人只能在該標誌置於指定位置時主張權利,換言之,如果他人於指定位置以外使用相同或近似的標誌,原則上權利人不得主張構成權利侵害。

          二、為什麼要申請「位置商標」?

          位置商標所在的特定「位置」為商標取得識別性不容忽略的關鍵。以下以Adidas三線標為例,說明位置商標申請上的優勢。

          如果將三線標以位置商標型態申請註冊,Adidas只要證明三條平行線使用在某固定位置上有識別性即可,例如:消費者可藉由鞋的鞋幫位置或是衣服肩線至手臂處的三線標,判斷為Adidas的商品。相對而言,申請註冊為傳統的圖形商標,就必須提供更多的客觀事證,以證明三線標即便單獨呈現,亦具有識別性。在後者情形下,商標取得識別性的門檻變得較高,此時,限於指定位置的位置商標較傳統圖形商標更具有簡便的優勢。

          基於這個原因,將三線標作為位置商標較容易取得商標註冊。事實上,Adidas在歐盟就為三線標申請註冊了好多個版本的位置商標,包含在鞋子、褲、衣、帽等商品上(如下圖所示)。

          (圖片來源:EUIPO)

          三、位置商標的國外註冊案例

          常見的位置商標通常為「特定位置」與「圖形」、「顏色」、「立體」及「連續圖案」所構成的聯合式商標。以下列舉「位置商標」的國外註冊案例:

          (一)位置與圖形之聯合式商標

          德國萬寶龍鋼筆(EUTM 003014446)

          (圖片來源: EUIPO)

          Adidas三線標商標(EUTM 003517646)

          (圖片來源: EUIPO)

          日本日清杯麵 (JPO Reg. No. 6034112)

          (圖片來源:JPO)

          (二) 位置與單一顏色之聯合式商標

          法國 Christian Louboutin紅底鞋(EUTM 008845539)

          (圖片來源: EUIPO)

          日本Kyocera 陶瓷刀(JPO Reg. No. 5918807)

          (圖片來源:JPO)

          (三)位置商標與立體商標之聯合式商標

          義大利Cantina Zaccagnini紅酒(JPO Reg. No. 6056855)

          (圖片來源:JPO)

          因為具有與他種類商標任意結合的特性,想像上,位置商標的態樣可以非常多元,最普遍的類型為位置與圖形結合之商標,其他還有位置與顏色、立體商標結合之商標。值得注意的是,顏色商標雖亦為商標法容許註冊的類型,惟欲憑藉單一顏色取得註冊,往往因識別性不足的問題,有相當困難。然而,在單一顏色外,再加入「位置」這個元素,可以提高識別性,此種由單一顏色與位置組成之商標,似提供突破此困境的可能。

          四、小結

          隨著商標型態的多元發展,我國商標法也將位置商標納入保護規範,為原本無法藉由傳統商標取得保護的標識,覓得了生存空間。下篇文章將進一步討論位置商標的申請及審查實務。

          如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com

          本文章由吳彥儀律師、法務專員游逸倩及智財法務實習生簡弈嵐共同撰述。

          實際使用的商標,與註冊的版本不一樣,可以嗎?

          許多商標權人在商標註冊之後,因為行銷或各種不同的原因,而變更註冊商標的圖樣(例如增加圖形,或只使用商標的一部分),使得實際使用的商標圖樣,與註冊商標的版本不一致。這樣的作法可能被認定為並未使用註冊商標,甚至變換後的圖樣與他人商標造成近似的衝突,產生被他人申請廢止的風險。因此,必須了解實務上對於「商標使用」的認定方式,才能避免因為不當使用,而影響商標權。

          事實上,註冊的商標圖樣並非完全不能改變,若只是微小的調整,改變後之圖樣與註冊的圖樣仍具「同一性」,是被商標法容許的。所謂「商標同一性」,是指實際使用的商標圖樣,與註冊商標雖有不同,但實質上並沒有改變註冊商標的「主要識別特徵」

          實務上如何判斷商標同一性?

          判斷「商標同一性」的關鍵在於,是否改變註冊商標的「主要識別特徵」。通常在商標圖樣中最有特色,最具識別性的元素,較容易被法院認定為是「主要識別特徵」。法院在判斷是否具有商標同一性時,會先判斷這個實際使用的商標圖樣,改變了註冊商標的那些部分?再判斷這些改變的部分,是不是屬於註冊商標的「主要識別特徵」?

          另外,關於「商標同一性」的判斷,法院所採取的標準是依照「一般社會通念」去判斷。在實際使用的圖樣與註冊商標不一致的情況,如果依照「一般社會通念」會認為這兩者是同一個商標,則具有商標同一性。反之,若依照「一般社會通念」不認為實際使用的圖樣與註冊商標為同一個商標,則不具有同一性。

          以下列舉數個法院案例,供讀者參考:

          由上述案例可知,如果僅是形式上的改變,例如:商標各圖樣位置的調換或字體調整(案例4),由於不涉及「主要識別特徵」的改變,會被認定商標使用仍具同一性。

          然而,如果涉及「主要識別特徵」的改變(例如增加或除去其他具備識別性特徵的新元素),則會被認定喪失商標同一性。例如:案例1“JUMP”增加了醒目的「黑底橢圓背景」,並改變「J」字樣的筆劃延伸設計等「主要識別特徵」;或案例3增加一個明顯的地球圖樣;案例6實際使用圖樣中的N,移除淡灰及深黑勾勒線條之設計及重要之識別文字「NITIAU」。以上案例中商標圖樣的改變,已經變更了註冊商標的「主要識別特徵」,因此法院均認定其與註冊之商標圖樣不具有「商標同一性」。

          結語

          商標權人取得商標之註冊後,享有商標權,得排除他人未經同意之使用。另一方面,商標權人也有依其註冊圖樣使用其商標之義務。除了停止使用滿三年,當然構成可申請廢止註冊之事由,若改變商標圖樣「主要識別特徵」,也會被認為未使用註冊商標,有被廢止之風險。因此,商標權人應牢記一個原則,「想怎麼使用,就怎麼註冊」,「怎麼註冊,就怎麼使用」。若實質改變商標圖樣,應重新申請商標註冊,取得保護。

          如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 與法務專員陳妙綺,電子郵件地址為 betty@winklerpartners.com

          本文章由陳妙綺及智財法務實習生宋祖葭共同撰述。


          [1]智慧財產法院 102 年度行商訴字第 51 號行政判決

          [2]智慧財產法院行政105年度行商訴字第139號判決

          [3]智慧財產法院行政104年度行商訴字第76號判決

          [4]智慧財產法院行政106年度行商訴字第38號判決

          [5]智慧財產法院行政106年度行商訴字第71號判決

          [6]智慧財產法院行政107年度行商訴字第46號判決

          如何訂定電子書出版契約?數位出版契約注意事項

          「電子書出版契約」如同其名稱所示,於訂定時,除應具備出版契約應有之要素外,亦應因應「電子書出版」之特性,而為相應之調整。本文簡單介紹該契約需注意事項。

          一、 契約當事人

          作者與出版公司訂立出版授權契約時,作者即為「出版權授與人(授權人)」,而出版公司則為「出版人(被授權人)」。應注意的是,契約應清楚表明當事人名稱,假設作者另有筆名,亦可同時標註於契約。舉例來說:甲方:沈某某(筆名:沈墨)。

          此外,書籍之出版授權契約,包括紙本及電子書之出版授權。當作者分別進行授權,且電子書係由紙本書籍直接掃描製成時,應評估是否應先取得紙本書籍出版公司之同意。因紙本書籍除作者擁有內容之語文著作之著作權外,紙本書籍出版公司,亦可能因設計封面、編輯書籍內含之圖片與標題及進行排版等,而享有編輯著作之著作權。

          二、 契約基本內容

          出版授權契約應當表明契約標的物為何,亦即,須特定書名(或暫定書名)。若作者將其數本著作同時授權,也應在契約內文中註明,如:「作者授權書籍,詳如附件一所示」。

          另授權契約應清楚規定「授權期間」、「授權地域範圍」、「授權使用方式」、「報酬計算方式」,以及「智慧財產權歸屬」等。

          於「授權期間」的規範上,如期間屆滿後有自動續約之需求,也應加以詳細約定於契約中。「自動續約條款」的存在與否,需分別從作者及出版公司不同角度考量及協商。

          於「授權使用方式」上,因目前電子書利用方式及散布方式多元,授權範圍是否含括各類利用方式及散布平台,或僅特定部分使用方式及散布平台,均是雙方應進一步協商考量的重點。

          三、 「專屬」與「非專屬」授權

          出版授權依據出版公司是否獨占出版權,可分為「非專屬授權」與「專屬授權」。兩者差別在於:

          1. 作者(授權人/著作財產權人)是否得再次授權給第三人;

          2. 作者(授權人/著作財產權人)是否能在授權期間行使權利;

          3. 被授權人(出版公司)是否能獨立向侵害著作之第三人提出告訴。

          實務上,紙本書籍之出版多為「專屬授權」,而電子書出版目前常約定為「非專屬授權」。如同前述,電子書之利用方式多元,故約定「非專屬授權」,有利作者與不同業者合作,擴大推廣之效益。

          四、 電子書籍試閱制度

          因應讀者在買書前,經常藉由試閱決定是否購買,電子書出版的授權契約條款中,可就「試閱範圍」,進行彈性約定。

          根據一般市場常見行銷策略,較新出版書籍限制試閱之範圍會比較嚴格,藉以拉抬書籍之銷售。出版時間較長之書籍,會逐漸放寬試閱的範圍。條款規範方式例示:「甲方同意乙方得提供讀者免費試閱其著作,以吸引讀者購買。惟如著作出版期間未超過一年者,提供試閱之部分,不得超過十頁;如著作出版期間超過一年者,提供試閱之部分,不得超過二十頁」。

          五、 著作權人的改作權及衍生著作

          市場發展與時俱進,電子書除可由紙本書籍直接掃描製成外,亦可製作成「有聲書」型態。尤其,目前數位載體的多功能特性,更拓展了「有聲書」的市場。有聲書製作過程,係將語文著作改變為錄音著作,涉及著作權人之改作權。故電子書出版授權契約是否包含有聲書之型態,亦需另行協商。

          此種有聲書為原作者著作之衍生著作,其智慧財產權之歸屬,亦應由雙方協商,並規定於契約之中,以避免日後爭議。

          如果您想知道更多有關著作權或智慧財產授權等事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 與許綾殷律師,電子郵件地址為 lhsu@winklerpartners.com

          電子書可以二手轉賣嗎?淺談數位著作之權利耗盡原則

          數位時代的來臨,改變了眾多消費者的消費模式。許多人不再購買傳統紙本書籍、實體CD,改為透過各種電子裝置閱讀電子書,下載音樂檔案,或透過串流平台聆聽音樂作品。過去,當書籍、音樂CD購買後不再需要,大可將其轉賣給其他消費者。但如今所購買的電子書,或iTunes帳號中的音樂檔案,可以合法轉售嗎?數位著作是否存在二手(次級)市場?甚至,如何合法進行數位著作的移轉?均為數位著作適用「權利耗盡原則」之討論重點。

          權利耗盡原則的核心概念

          著作權人被賦予多種專屬排他權利,亦受相關例外規定之限制,例如:「權利耗盡原則」及「合理使用原則」。美國著作權法第109條規定「權利耗盡原則(第一次銷售原則)」,著作權人在第一次銷售著作原件或合法重製物後,著作權人之專屬「散布權」即屬耗盡。該原則的目的,在防止著作權人過度擴張其權利,使著作物得以自由流通,被充分利用,促進社會進步及文化發展。

          為了上開公益目的,我國著作權法亦納入「權利耗盡原則」,劃清著作權人對其著作物控制之界線,給取得著作原件或合法重製物所有權之人,有自由處分的權利,例如:可將合法取得之書籍、畫作、CD、DVD光碟二手拍賣或贈與他人…等。

          當「權利耗盡原則」面對「數位科技」

          隨著數位著作市場擴張,亞馬遜公司積極研發二手數位著作交易模式,並在美國取得相關技術專利[1],使用者可直接在平台進行二手交易。

          然而,數位著作能否適用「權利耗盡原則」,仍然存有相當爭議。

          數位著作由於重製成本低,二手物與新品幾無差別,無折舊問題,也沒有如實體物交易所產生的物流成本。每當數位著作以二手物再次進入市場,都是與著作人之全新著作直接競爭。次級市場的出現,強烈排擠了著作權人所控制的市場,著作權人自然反對次級市場過於熱絡,因而強烈主張「權利耗盡原則」無法適用於數位著作,以確保其權益。

          美國ReDigi案例

          美國Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.一案中,被告ReDigi公司提供轉售合法數位音樂檔案之線上服務,遭原告Capitol Records為首的數家唱片公司,控告侵害原告著作權人之「重製」與「散布」權。2018年12月12日,美國第二巡迴上訴法院對此作出判決[2]

          ReDigi提供用戶上傳待售音樂檔案至雲端儲存空間,供買家下載購買檔案。ReDigi特別強調,整體流通過程均維持「單一」檔案,並未製造複數檔案,與實體CD二手買賣無異,並援引「第一次銷售原則」作為抗辯。

          美國著作權法規定,當著作重製物固著於一個「新實體物」時,即構成重製。上訴法院肯定地方法院見解,認為用戶上傳或下載檔案時,不論流通檔案是否維持單一,因為數位音樂檔案從不同的硬碟重現,著作已固著於「新實體物」,構成重製。因此,法院認定ReDigi服務侵害原告之專屬重製權。

          關於被告ReDigi公司所提出「第一次銷售原則」之抗辯,法院首先指明,此原則只適用於「散布權」,不適用於「重製權」,無法作為侵害「重製權」的抗辯。

          至於「散布權」侵害,法院指出第一次銷售原則僅適用於「著作權人授權流通」之實體物(例如,唱片),用戶在ReDigi平台上所轉售之檔案,已是「未經授權重製」的新一份檔案,不符「依法製造」之重製物要件。因此,本案不適用第一次銷售原則。

          法院甚至表示,使用者如欲合法轉售其所有之音樂檔案,應以該檔案所原始下載之載體作為銷售標的,如:iPod 、USB硬碟,或記憶體裝置…等。

          我國市場情形

          在台灣,適用權利耗盡原則抗辯之主體,為取得著作原件或其合法重製物所有權之人。現行市場上,數位著作人多以「授權使用契約」授權數位著作之使用,使用者所取得僅是「使用之授權」,並未取得「所有權」。此與傳統紙本書或實體CD之情形截然不同。既然使用者從未取得「所有權」,著作權法所規定「權利耗盡原則」即無從適用。

          即使雙方約定移轉檔案所有權,網路上之傳輸行為屬「公開傳輸權」之範疇。依主管機關智慧財產局之見解,我國著作權法之散布權,係規範「實體物」之所有權移轉,公開傳輸權與散布權並不相同,並無耗盡之問題,亦無法適用。[3]雖然我國目前尚無相關案例可供參考,然而,將散布權限縮於實體物移轉,在數位著作交易市場之現況下,是否有其調整之必要,仍值得繼續深入探討。

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          [1]亞馬遜公司「Secondary market for digital objects」,美國專利證書號8364595,2013年1月註冊公告。蘋果公司亦曾申請數位物二手交易機制技術專利,美國專利公開號20130060615,未回應機關來函而於2015年10月遭美國智財局駁回。

          [2] Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 2018 WL 6518076 ( 2nd Cir.(N.Y.), Dec 12, 2018).

          [3] 參見經濟部智慧財產局102 年5 月23 日電子郵件1020523c之說明。

          與所屬公司分道揚鑣之後,藝人還能使用自己的藝名嗎?姓名權與商標權之關係

          隨著公眾人物事業發展,名稱不但形塑出越具鮮明之識別性,亦累積相當經濟價值。知名程度越高,名稱所蘊含之消費商機越龐大。歌手鄧紫棋的香港經紀公司「蜂鳥音樂有限公司」,在大陸及香港地區,將「鄧紫棋」及「G.E.M.」藝名申請註冊為商標使用。在雙方結束合作關係後,經紀公司所有的這些商標,是否會阻擋藝人「鄧紫棋」繼續使用原本藝名?在台灣,momo親子台日前針對前曾為momo台「焦糖哥哥」之藝人陳嘉行(現已離職),於近期出席公開演出活動時,繼續以「焦糖哥哥」自稱,侵害momo台所有「焦糖哥哥」商標(註冊第1345046號及註冊第1345145號),要求陳嘉行不得再於活動展演上,使用「焦糖哥哥」自稱。陳嘉行透過臉書平台公開後,隨即引發熱烈討論。

          實務上,為了防止名稱受不肖人士攀附侵擾,經紀公司常將旗下藝人之藝名,申請商標註冊,以確保其經濟利益不受侵害。此舉在雙方維持合作關係時,利益一致,尚不致產生糾紛。然而,當旗下藝人與經紀公司分道揚鑣時,藝名的歸屬經常成為雙方爭執重點。

          經紀公司為合法商標權人,得依法主張排除他人使用,而藝人常主張享有民法保障之姓名權及人格法益。美國商標法及專利商標局《商標審查程序手冊》(The Trademark Manual of Examining Procedure)中規定,商標有他人著名姓名者,除非取得其書面同意,否則不得註冊。本文試釐清我國商標法規定中,調和姓名權及商標權衝突之方式。

          關於商標與他人姓名權衝突之處理:

          依商標法第30條第1項第13款規定,倘若商標有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號,而未經本人同意者,不得註冊。由於「著名」姓名、藝名等名稱「眾所周知」的特性,著名姓名、藝名等名稱,能明顯且有效地區分個別主體、表彰主體同一性。若允許他人申請註冊為商標使用,將導致相關公眾混淆誤認,影響消費者及市場公平競爭秩序。因此,除非經本人同意,否則申請註冊之商標不得有他人著名姓名、藝名等名稱。

          由於姓名、藝名等名稱千變萬化,商標法並未禁止申請人以他人「非著名」姓名、藝名等名稱,申請註冊為商標使用。因此,非著名之姓名、藝名等名稱,原則上仍得為申請註冊。例外情形下,經法院審酌個案事實,判決確定行為侵害他人姓名權者,依商標法第30條第1項第15款規定,亦將構成商標不得註冊事由。

          由此可見,針對姓名權及商標權,商標法係以名稱「是否著名」,分別規定不同保護機制。若為「著名」名稱,姓名權利人可逕依商標法第30條第1項第13款規定,循求商標異議或評定等行政救濟程序,申請撤銷商標註冊。若被註冊為商標字樣為一般姓名名稱,依商標法第30條第1項第15款規定,權利人須先經過法院判決認定構成姓名權侵害,始得憑法院判決申請撤銷商標。

          表示自己姓名及名稱之合理使用:

          商標權所維護之商標功能,在於使消費者得以「正確」識別來源,並保障公平自由競爭之市場秩序。姓名權為民法規定之人格法益,公眾人物藉由積極曝光,使特定名稱與公眾人物產生緊密連結,同屬姓名權利範圍,具有一身專屬性。當商標權人和事實上姓名權人分屬不同主體,商標權人以外之姓名權人表示自己名稱時,商標法將如何評價?

          依商標法第36條第1項第1款規定,以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示「自己之姓名、名稱」,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者,不受他人商標權之效力所拘束。此情形即為商標的合理使用,以避免商標權人權利濫用。

          在符合誠實信用原則下,姓名權人仍得基於正當行使姓名權,表示自己之姓名、名稱,不受商標權之效力所拘束。況,姓名權人為該名稱原始指涉之真實主體,其使用並未導致消費者產生混淆誤認,因此,亦無排除或避免之必要。

          結語

          在商標權人及姓名權人屬不同主體時,按照姓名、藝名等名稱是否著名,商標法分別賦予姓名權利人,不同商標救濟管道,給予權利人以自己名稱申請註冊為商標之機會。

          除此之外,姓名權人仍得合法行使姓名權,以誠實信用方法,表示自己之姓名或名稱。藝人陳嘉行繼續使用原藝名來表示其身分,並參與公開活動,可以主張是以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名名稱,非作為商標使用,不受原公司商標權之拘束。

          歌手鄧紫棋能否在大陸及香港地區繼續使用其藝名來表示其身分,必須依據大陸及香港地區的商標法決定。按照香港「商標條例」第19條及「中華人民共和國商標法」第32條規定,歌手鄧紫棋似仍得合法繼續使用其藝名。

          建議未來有意以個人名稱發展事業者,一開始即以自己之姓名、藝名等名稱,申請註冊為商標權利人,以事前杜絕此類爭議。

          如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。

          最新歐盟著作權指令之爭議條款

          近日為因應數位時代市場之變革,歐盟正如火如荼地推動最新版歐盟著作權指令(EU Copyright Directive),最新之修正版本已由歐盟議會於2019年3月30日通過,所有歐盟會員國都有義務依照指令之內容,在未來兩年內修改國內法,以符合指令之框架。因此,此次修正勢必影響歐盟各國,甚至全世界未來對於著作權法的修法方向。

          指令草案內容推出後,不同利益方的角力就不曾停歇過。其中最受矚目的爭議法條,即為第15條(原草案第11條) — 新聞受數位使用時之保障,以及第17條(原草案第13條)– 線上平台對於使用者上傳內容之責任。

          第15條之立法背景在於,網路巨頭如Google、Facebook等公司,提供了如Google News等新聞彙整服務。Google News之運作方式,是藉由電腦演算法自動擷取新聞報導之連結、標題與簡述,提供給網路使用者。但越來越多網路使用者只看網路新聞的標題和簡述,導致實際點擊新聞連結者,越來越少。此一現象導致實際投入資源、成本,進行採訪、編輯與撰稿的新聞出版業者,得不到相應的網路流量,而侵蝕其廣告收入。反倒Google等輕鬆提供彙整服務之業者坐收其利,引起了新聞出版業者的不滿及反彈。同時,由於新聞出版業者大多時候不是其新聞內容的原始作者,導致新聞出版業者在權利歸屬的限制下,要針對Google News等業者擷取新聞標題、連結之行為進行訴訟,也有實際上的困難。

          有鑑於此,第15條之修法重點,即為賦予新聞出版業者著作鄰接權,使其得以直接針對將其新聞內容作商業使用之網路業者收取費用。甚至在草案過程中,以新聞「超連結」方式者,也可能必須付費。因此第15條曾被謔稱為新聞的「超連結稅」。

          然而,經網路巨頭與網路使用者們的聯手施壓,以及各界對於造成新聞資訊寒蟬效應的質疑下,第15條最終的修正條文,除了將非商業的個人使用排除外,亦將新聞超連結之方式排除於本次規範之範圍,甚至僅擷取極短內文之情形,也被排除在適用範圍。相較於最初對於Google News等服務磨刀霍霍的草案內容,最終版本顯然已向Google等網路巨頭作出重大妥協。

          相對第15條的「超連結稅」,第17條則被戲稱為「上傳過濾器」(upload filter) 條款。該草案要求YouTube、Facebook 等線上平台業者,對於其使用者上傳之內容有無侵害著作權,應負起把關責任。甚至進一步在早期的草案版本中例示,平台業者應採取有效的內容辨識科技 (effective content recognition technologies) 審查使用者上傳內容。目前YouTube在內容辨識科技方面,已有具體進展。若使用者未經授權上傳附有他人著作權音樂之影片,不論有無公開,系統已能自動辨識,並將該影片下架。然而該技術取得不易,若要求所有平台皆需具備並採取類似之技術,顯然對於網路使用者之自由,以及技術未成熟之新創平台將造成重大打擊。

          面對此一爭議,最終通過之版本已大幅修改,包括將內容辨識科技之相關字眼刪去,降低了強迫所有平台加裝「上傳過濾器」之疑慮,並明文排除本次指令適用於詼諧仿作、諷刺漫畫等網友們關心受害的內容。此一版本,將平台業者最主要的義務,擺在要求平台方要與各方著作權人協商,由平台方取得授權,讓作品可由其使用者上傳。例如,YouTube將須負擔成本和責任,與各大唱片公司或著作權協會協商簽約,讓各大唱片公司概括性授權YouTube之使用者,有權上傳該唱片公司之音樂。若未得到授權,則平台對於其使用者未經著作權人同意上傳作品,須負起民事責任。

          然而為避免新規定成為扼殺新創平台的門檻,依據平台之年營業額與流量,不同規模的平台業者,將享有不同難易度的免責事由。例如,年營業額未達1千萬歐元,且公開服務未達三年之新創平台,只需要證明其已經盡最大的努力,爭取著作權人之授權,並做到現行著作權法所要求之通知下架 (notice/take down) 措施,即可免責。而世界級巨頭等級的影音平台,例如YouTube,則除了以上條件外,更被具體要求需證明已盡最大的努力,防止被通知下架之影片被再次上傳;此外,指令更抽象地要求YouTube等大平台,在著作權人已提供相關必要資訊之前提下,需證明自己已盡高規格工業標準 (high industry standards) 與專業水準 (professional diligence) 來確保未被授權之作品不會被公眾接觸。然而正由於充滿太多過於抽象之不確定法律概念詞彙,科技巨頭們對於通過之著作權指令,紛紛表示尚無法想像如何落實,該等抽象的義務是否仍會導致網路平台最終走向大量內容審查,仍有待觀察。

          目前法案表決通過後,仍有待歐盟國家批准。若獲批准,各成員國有2年時間落實措施。歐盟各會員國將如何內國法化此次指令中眾多抽象的法律義務標準,以及法律訂立後,法院司法實務將如何認定該等抽象義務,都將更具體地影響未來網路著作權的發展。此次著作權指令點燃的燎原之火,可說現在才正要開始延燒,未來發展值得長期關注。

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