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實際使用的商標,與註冊的版本不一樣,可以嗎?

by Betty Chen

許多商標權人在商標註冊之後,因為行銷或各種不同的原因,而變更註冊商標的圖樣(例如增加圖形,或只使用商標的一部分),使得實際使用的商標圖樣,與註冊商標的版本不一致。這樣的作法可能被認定為並未使用註冊商標,甚至變換後的圖樣與他人商標造成近似的衝突,產生被他人申請廢止的風險。因此,必須了解實務上對於「商標使用」的認定方式,才能避免因為不當使用,而影響商標權。

事實上,註冊的商標圖樣並非完全不能改變,若只是微小的調整,改變後之圖樣與註冊的圖樣仍具「同一性」,是被商標法容許的。所謂「商標同一性」,是指實際使用的商標圖樣,與註冊商標雖有不同,但實質上並沒有改變註冊商標的「主要識別特徵」

實務上如何判斷商標同一性?

判斷「商標同一性」的關鍵在於,是否改變註冊商標的「主要識別特徵」。通常在商標圖樣中最有特色,最具識別性的元素,較容易被法院認定為是「主要識別特徵」。法院在判斷是否具有商標同一性時,會先判斷這個實際使用的商標圖樣,改變了註冊商標的那些部分?再判斷這些改變的部分,是不是屬於註冊商標的「主要識別特徵」?

另外,關於「商標同一性」的判斷,法院所採取的標準是依照「一般社會通念」去判斷。在實際使用的圖樣與註冊商標不一致的情況,如果依照「一般社會通念」會認為這兩者是同一個商標,則具有商標同一性。反之,若依照「一般社會通念」不認為實際使用的圖樣與註冊商標為同一個商標,則不具有同一性。

以下列舉數個法院案例,供讀者參考:

由上述案例可知,如果僅是形式上的改變,例如:商標各圖樣位置的調換或字體調整(案例4),由於不涉及「主要識別特徵」的改變,會被認定商標使用仍具同一性。

然而,如果涉及「主要識別特徵」的改變(例如增加或除去其他具備識別性特徵的新元素),則會被認定喪失商標同一性。例如:案例1“JUMP”增加了醒目的「黑底橢圓背景」,並改變「J」字樣的筆劃延伸設計等「主要識別特徵」;或案例3增加一個明顯的地球圖樣;案例6實際使用圖樣中的N,移除淡灰及深黑勾勒線條之設計及重要之識別文字「NITIAU」。以上案例中商標圖樣的改變,已經變更了註冊商標的「主要識別特徵」,因此法院均認定其與註冊之商標圖樣不具有「商標同一性」。

結語

商標權人取得商標之註冊後,享有商標權,得排除他人未經同意之使用。另一方面,商標權人也有依其註冊圖樣使用其商標之義務。除了停止使用滿三年,當然構成可申請廢止註冊之事由,若改變商標圖樣「主要識別特徵」,也會被認為未使用註冊商標,有被廢止之風險。因此,商標權人應牢記一個原則,「想怎麼使用,就怎麼註冊」,「怎麼註冊,就怎麼使用」。若實質改變商標圖樣,應重新申請商標註冊,取得保護。

如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 與法務專員陳妙綺,電子郵件地址為 betty@winklerpartners.com

本文章由陳妙綺及智財法務實習生宋祖葭共同撰述。


[1]智慧財產法院 102 年度行商訴字第 51 號行政判決

[2]智慧財產法院行政105年度行商訴字第139號判決

[3]智慧財產法院行政104年度行商訴字第76號判決

[4]智慧財產法院行政106年度行商訴字第38號判決

[5]智慧財產法院行政106年度行商訴字第71號判決

[6]智慧財產法院行政107年度行商訴字第46號判決

 

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