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專利 「一案兩請」下的權利接續與權利擇一

by Jesimy Yu

我國專利法下所規範的專利包括「發明」、「新型」、及「設計」三種。發明係指利用自然法則之技術思想之創作,可以是為物,也可以是方法的發明。新型則是指針對物品之形狀、構造或組合之創作。故申請人在完成創作時常需面臨到究竟要以發明或新型專利提出申請的難題。如果申請人以發明專利提出申請且獲得註冊皂話,即可享有申請日起算20年的專利權。但是審查期間長達15至18個月,且在發明專利於18個月公開前,申請人將無從救濟。但若以新型專利提出申請,最快4個月內即可獲得註冊取得專利權。但新型專利期限卻只有申請日起算10年。

為解決兩相為難的問題,專利法在民國102年1月1日開始施行「一案兩請」制度,允許申請人可以就同一創作於同日分別申請發明及新型專利,並在102年6月13日改採權利接續制。然而申請人在考慮提出「一案兩請」時,仍應註意下列事項:

  1. 「一案兩請」時,必須是「相同」的申請人向專利專責機關在「同一日」將「相同創作」提出新型及發明專利申請案。
  2. 一案兩請下的「相同創作」內容,並不需要包括「全部」申請專利範圍其中一項相同即可。
  3. 有關方法的創作只能於發明案中提出,新型專利仍只限於物品之形狀、構造或裝置之創作。
  4. 發明專利申請案及新型專利申請案的發明人(新型創作人)不須完全相同。
  5. 若須主張優先權時,則發明與新型申請案之優先權日亦須一致。
  6. 申請人負有在新型或發明申請書中揭露一案兩請事實之義務,且必須在申請時即提出說明。如果二件申請案在申請時皆未聲明或其中一申請案未即時聲明者,均不得嗣後聲明,專利專責機關對於發明申請案將不予專利。
  7. 一案兩請是權利延續的概念,因此在發明專利審定前,新型專利權必須是處在有效的狀態,如果新型專利權已經消滅或經撤銷確定者,專利專責機關則不予發明專利。
  8. 在「一創作不能重複授予權利」的原則,專利專責機關將於發明專利核准前通知申請人必須於期限內選擇其一,如申請人屆期未擇一時,專利專責機關將不予發明專利公告。當申請人選擇發明專利時,其新型專利權即會在發明專利公告之日自動消滅。
  9. 一案兩請的發明專利已於申請日(或優先權日)起算18個月後公開後,申請人可以書面通知發明專利申請內容,而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,於發明專利註冊公告後,請求適當之補償金。但如已經取得新型專利權下申請人僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張。

綜上所述,我國現行專利法賦予申請人一案兩請之權利。若申請人一時無法決定該申請發明或新型時,不妨運用一案兩請之制度,在冗長的發明審查期間內先獲得新型專利的保障,再於發明專利核准後接續其權利期間。但缺點在於申請人如選擇一案兩請時,仍需負擔兩筆申請費用,且申請程序中需留意以上注意事項。故申請人在選擇上應考量創作內容、需要保護的期間、專利化商品的生命週期、遭侵害的可能等等因素,以決定是否使用一案兩請的方式申請專利。

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