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專利 「一案兩請」下的權利接續與權利擇一

我國專利法下所規範的專利包括「發明」、「新型」、及「設計」三種。發明係指利用自然法則之技術思想之創作,可以是為物,也可以是方法的發明。新型則是指針對物品之形狀、構造或組合之創作。故申請人在完成創作時常需面臨到究竟要以發明或新型專利提出申請的難題。如果申請人以發明專利提出申請且獲得註冊皂話,即可享有申請日起算20年的專利權。但是審查期間長達15至18個月,且在發明專利於18個月公開前,申請人將無從救濟。但若以新型專利提出申請,最快4個月內即可獲得註冊取得專利權。但新型專利期限卻只有申請日起算10年。 為解決兩相為難的問題,專利法在民國102年1月1日開始施行「一案兩請」制度,允許申請人可以就同一創作於同日分別申請發明及新型專利,並在102年6月13日改採權利接續制。然而申請人在考慮提出「一案兩請」時,仍應註意下列事項: 「一案兩請」時,必須是「相同」的申請人向專利專責機關在「同一日」將「相同創作」提出新型及發明專利申請案。 一案兩請下的「相同創作」內容,並不需要包括「全部」申請專利範圍其中一項相同即可。 有關方法的創作只能於發明案中提出,新型專利仍只限於物品之形狀、構造或裝置之創作。 發明專利申請案及新型專利申請案的發明人(新型創作人)不須完全相同。 若須主張優先權時,則發明與新型申請案之優先權日亦須一致。 申請人負有在新型或發明申請書中揭露一案兩請事實之義務,且必須在申請時即提出說明。如果二件申請案在申請時皆未聲明或其中一申請案未即時聲明者,均不得嗣後聲明,專利專責機關對於發明申請案將不予專利。 一案兩請是權利延續的概念,因此在發明專利審定前,新型專利權必須是處在有效的狀態,如果新型專利權已經消滅或經撤銷確定者,專利專責機關則不予發明專利。 在「一創作不能重複授予權利」的原則,專利專責機關將於發明專利核准前通知申請人必須於期限內選擇其一,如申請人屆期未擇一時,專利專責機關將不予發明專利公告。當申請人選擇發明專利時,其新型專利權即會在發明專利公告之日自動消滅。 一案兩請的發明專利已於申請日(或優先權日)起算18個月後公開後,申請人可以書面通知發明專利申請內容,而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,於發明專利註冊公告後,請求適當之補償金。但如已經取得新型專利權下申請人僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張。 綜上所述,我國現行專利法賦予申請人一案兩請之權利。若申請人一時無法決定該申請發明或新型時,不妨運用一案兩請之制度,在冗長的發明審查期間內先獲得新型專利的保障,再於發明專利核准後接續其權利期間。但缺點在於申請人如選擇一案兩請時,仍需負擔兩筆申請費用,且申請程序中需留意以上注意事項。故申請人在選擇上應考量創作內容、需要保護的期間、專利化商品的生命週期、遭侵害的可能等等因素,以決定是否使用一案兩請的方式申請專利。 如果您想知道更多有關專利或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人譚璧德,電子郵件地址為 pdernbach@winklerpartners.com 與法務專員游逸倩,電子郵件地址為 jesimy@winklerpartners.com。

《Asia IP》引述合夥人譚璧德對專利生物材料寄存協議的看法

本所合夥人譚璧德近日接受亞洲智慧財產媒體的訪問,就近期實施的「臺日專利程序上生物材料寄存相互合作」計畫提出其看法。經濟部智慧財產局(下稱「智慧局」)與日本特許廳簽訂之該計畫實施後,跨國申請專利之申請人只需就近在地寄存生物材料,毋庸在臺日重複寄存生物材料,申請人的負擔從而獲得減輕。 譚璧德對《Asia IP》表示:「由於台灣政治情況特殊,不是布達佩斯條約或其他國際協定的會員,因此,對台灣而言,這項合作計畫的重要好處之一是,為智慧局日後與其他主要國家專利局簽署雙邊協議奠定了基礎。」 依照該合作計畫,日本特許廳承認我國指定寄存機構為財團法人食品工業發展研究所,智慧局承認之日本指定寄存機構則為製品評價技術基盤機構特許生物寄託中心(NITE-IPOD)及製品評價技術基盤機構特許微生物寄託中心(NPMD)。譚璧德對此表示,除非工作負荷顯著增加,短期內應不太可能增加其他指定寄存機構。 譚璧德接受《Asia IP》訪談的全文,可點此閱覽。

譚璧德就台灣新增專利邊境保護措施接受國際媒體訪談

本所合夥人譚璧德近日就台灣新增之專利邊境保護措施,接受World Intellectual Property Review訪談。該項新措施重點包括,專利權人對進口台灣之物有侵害其專利權之虞者,得向海關申請先予查扣,但專利權人須提供擔保金或其他相當之擔保,並於申請查扣後12日內提起侵權訴訟。新措施預計於專利法修正案三讀通過公布日後兩個月內施行。 譚壁德為經法務部許可之外國法事務律師,目前擔任台北市美國商會智慧財產權委員會之共同召集人。

新公佈之「專利法」修正案

專利法修正案業已於2011年11月29日經立法院三讀通過,並於12月21日經總統公布,生效日將由行政院決定。本次修正條文多達159條,主要方向與目標包括:加強專利權的保護、簡化並加速專利審查程序,並大量參考外國立法例使我國專利法制與國際接軌等。原修正草案中擬全面開放動、植物專利之議題,因無法獲得各界一致的共識,故未納入本次修正範圍。目前專利專責機關經濟部智慧財產局正研擬專利法施行細則及相關審查基準,預計需至2012年下半年專利法修正案才會正式施行。 本次修正重點包括: 專利侵權損害賠償 依據新法,當專利權人發現有侵害其專利權情事,得請求除去其侵害;有侵害之虞者,得請求防止之,且毋需證明侵權行為人是否具故意或過失。然專利權人如進一步對於侵權行為人請求損害賠償時,則需證明權人具有故意或過失之主觀要件。此外,於計算損害範圍時,依現行法規定可依民法第二百十六條之規定(即填補所受損害及所失利益),或依侵害人因侵害行為所得之利益等二種計算方式。新法參照美、日、中專利法制後提供第三種計算方式,即以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。 而現行法原規定有專利權人於業務上信譽因侵害而致毀損時,可另請求相當金額之賠償,惟新法認為命侵權人登報道歉,即足以回復專利權人之名譽,因而刪除上開規定。同時,由於懲罰性賠償金的概念與我國一般民事損害賠償法制不符,故新法一併刪除現行法中對於故意侵權行為時,法院得酌定損害額最高至3倍之規定(相關條文請參閱新法第96、97條)。 申請人之復權規定 根據現行法,欲於我國專利申請案主張優先權者,必須在申請時於申請書中一併主張,另如果申請人未於指定期限內,繳納證書費及第一年年費時,其專利權就自始不存在(現行法第27、51條)。新法為鼓勵創新,增訂申請人或專利權人非因故意而未於申請時主張優先權,或未於期限內繳納證書費及第一年年費時,發明及新型案可於最早之優先權日起算16個月(設計專利為最早之優先權日起算10個月)內,或證書費及第一年年費繳納期限屆滿後6個月內,申請回復優先權或專利權之效力(相關條文請參閱新法第28、98條)。 專利舉發制度之修正 依據現行法,專利專責機關可依職權撤銷已註冊之專利權,惟在國際立法例多採取當事人進行主義下,新法刪除「依職權撤銷」之規定,且增加在同一專利權有多件舉發案時,專利專責機關得合併審查,並得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據等規定。在專利權有一項以上之請求項時,舉發人並得部份請求項提起舉發(相關條文請參閱新法第71、73、75、78條)。 專利權不及之範圍 除現行法已保障專利權之效力不及於研究、教學或試驗等必要行為外,新法另增加「非出於商業目的之未公開行為」為專利權效力所不及之範圍,原因乃在於專利權效力應是在保護專利權人於產業利用上利用其發明之權利,他人非商業之行為,自應非屬專利權效力之範圍(新法第59條)。 專利強制授權之限制 現行法規定,於因應國家緊急情況、增進公益之非營利使用、或申請人曾以合理之商業條件,在相當期間內仍不能協議授權時,專利專責機關得依申請,特許該申請人實施他人之專利權。惟在「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之情形下要求特許實施之情形,乃是透過公權人介入,並強制專利權人同意第三人實施該項技術,外界對此有諸多爭議。因此,新法除就原「特許實施」之文字改為「強制授權」外,另增列必須在增進公益之非營利實施時,或發明或新型專利權之實施,將不可避免侵害在前之發明或新型專利權,且較該在前之發明或新型專利權,具相當經濟意義之重要技術改良時,才可核准強制授權。 此外,基於人道救援精神及符合與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)相關規範,新法增列在協助無製藥能力或製藥能力不足之國家,取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他傳染病所需醫藥品,專利專責機關得依申請,強制授權申請人實施專利權,以供應該國家進口所需醫藥品。然前提必須是在申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限,倘若所需醫藥品在進口國已核准強制授權者,亦不得於我國申請強制授權(新法第87至91條)。 放寛設計專利標的範圍 由於現行條文規定,新式樣專利(新法改稱「設計專利」)保護之創作必須是完整之物品(包含配件及零、組件)外觀之形狀、花紋、色彩或其結合之視覺設計,但若該設計包含多項新穎特徵,而遭他人僅模仿部份特徵時,專利權人將無法主張其侵權專利權。為加強對於設計專利之保護,新法於參酌日本、韓國、歐盟等國設計法規後,新增可單獨將部分特徵申請為設計專利。 另外,考量到消費型電子產品、電腦與資訊、通訊產品之特性,有必要加強對於電腦圖像(Computer-Generated Icons, Icons)或圖形化使用者介面(Graphical User Interface, GUI)設計之保護,而美國、日本、韓國、歐盟等地多已開放電腦圖像或圖形化使用者介面之保護,故新法同時開放電腦圖像及圖形化使用者介面可為設計專利保護之標的,可申請專利保護。 由整部專利法新制可看出政府欲透過保護專利權並鼓勵產業創新等手段,以達產業升級之目的。並大量參酌各先進國家之立法例,以符合國際規範。然就強制授權制度仍保有「申請人以合理之商業條件在相當期間內無法協議授權」部份,有學者即認為此舉將使國際社會對於我國是否確實保障專利權人權益存有疑義。就此經濟部智慧財產局回應:新法仍須符合公益或重要技術改良等要件,才能申請強制授權,於保障專利權與公共利益間應可取得平衡,故應謂洽當。 

 

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