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Tag Archives: 智慧財產

「位置商標」法律問題初探(下)

上篇我們簡介位置商標的概念和國外案例(請參考「位置商標」法律問題初探 (上)),以下本文將著重在位置商標的申請及審查實務進行討論。 一、如何提出位置商標的申請? 先看看我國的註冊成功案例: (圖片來源:TIPO) 商標名稱:Superdry 極度乾燥 しなさい Label 註冊號數:註冊第103014064號 商標描述:本件為位置商標,由標示於衣著拉繩尾端之含有Superdry 極度乾燥 しなさい字樣之橘色標籤所構成。虛線部分不屬於商標之一部分。 (一)商標圖樣以虛線及實線表現商標在商品上的相對位置 申請位置商標時,申請人應於商標圖樣中以實線劃定商標內容,並以虛線表示商品或服務相關物件,藉以表現出位置商標使用於商品或服務相關物件的位置。商品或服務相關物件等,不屬於權利主張範圍的部分,應以虛線表示。 (二)於商標描述中,說明商標型態、商標內涵 在商標描述中,申請人應指出非傳統商標所屬型態,例如「本件為位置商標,…」。另外,如果能說明商標於商品或服務的使用情形及使用方式,可更清楚表現商標內涵。 (三)是否適用商標法第29條第3項規定而聲明不專用? 商標圖樣中的虛線區域不屬於商標之一部分,無須聲明不專用。而以實線表示的部分為商標權利範圍,如果該部分包含不具識別性或具功能性部分,應屬有致商標權範圍產生疑義之虞的情形,須聲明不專用或改以虛線表示。 二、位置商標的申請困境 (一)標識是否具有識別性? 位置商標如由簡單的圖形、線條或單一顏色所構成,容易被視為裝飾性圖案、防偽標籤等,消費者很難在第一時間注意並認識到它是一個商標。 舉例而言,好菇道公司曾將其菇類產品的外包裝,在我國申請註冊為位置商標,該商標描述為「位於長方形透明包裝袋左右兩側的各3條白、綠、白直線,且以1:6:1比例,相互對稱排列」。智慧財產局商標審查員認為,商標整體給消費者的印象只是裝飾圖樣,而非識別來源的依據,因此,駁回其商標申請。 申請註冊位置商標時,申請人應盡量提供大量實際使用證據,藉以證明該位置商標經過大量使用後,已取得後天識別性,即消費者已經可以將其作為商標,辨識出商品或服務的來源。 (二)標識有無與其他商標合併使用之情形? 如上所述,位置商標通常須透過大量使用證據,來證明消費者已經能夠認識其為識別商品來源之標識,取得後天識別性。如果遇有位置商標與其他商標合併使用之情形,則難以區別消費者所認識識別來源之的標識,是其他的一般商標,抑或所主張的位置商標。就不容易主張位置商標本身已經取得後天識別性。 在shoe device商標申請案中,申請人欲申請的位置商標為「指定使用於鞋幫外側的X圖」,實際使用於鞋子時,鞋上還有其他識別性較高的外文字樣「MUNICH」、註冊商標「MUNICH & device」,對比之下,鞋身兩側的X圖比較像是裝飾性的圖案。因此,最後shoe device商標被認定不具有識別性,而遭駁回。 好菇道公司的商標申請案中,也遇到相似的問題,欲申請商標為「綠白相間的3條直線,位於商品包裝袋的左右兩側」。智慧財產局審查員指出,由於包裝袋上還有中文字樣「好菇道」、「HOKTO/TheKinoko Company and device」商標、「HOKTO and device」商標等,在合併使用的情形下,系爭位置商標極容易被視為裝飾性圖樣,而非識別來源。 在申請位置商標時,申請人應特別注意有無與其他商標合併使用,若有,通常會被要求提供更多證據,以證明排除其他合併使用商標後,欲申請的商標仍具有識別性。 三、未來發展 現階段關於位置商標的討論,主要仍集中在申請階段,特別是取得識別性,以獲准註冊的問題。又因位置商標獲准註冊的案例仍稀少,也因此罕見商標侵權爭議。一般人對於商品的位置特徵是否經註冊取得位置商標之權利,警覺性遠比傳統商標低。在認定位置商標之侵權時,判斷標準是否與傳統商標有所不同?如何認定商標近似?未來位置商標將如何發展,實務如何因應,值得我們繼續觀察。 如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com。 本文章由吳彥儀律師、法務專員游逸倩及智財法務實習生簡弈嵐共同撰述。

「位置商標」法律問題初探(上)

企業為求形塑獨特的品牌印象,發展出各種多樣豐富的呈現方式。商標,為品牌的第一門面,兼具傳遞形象和識別來源的功能。隨著傳播媒體發展日新月異,商標不再僅限於平面的文字、圖形,越來越多企業採用立體、動態、聲音或氣味等不同形式,以樹立其獨特品牌標誌。例如,Christian Louboutin的紅底鞋,即是以Pantone 18.1663TP的紅色指定使用於高跟鞋底,申請註冊為位置商標,因消費者看到紅色的高跟鞋底時,即可聯想起Christian Louboutin的品牌,具有相當識別性。此種圖樣因出現在特定「位置」而產生識別性的商標,即屬位置商標。 多數的位置商標來自商品的裝飾性、說明性及功能性特徵,起初並不是權利人有意作為商標之用,只是在經過廣泛的市場使用以後,逐漸成為消費者識別商品服務來源的依據。為了維護品牌的形象與利益,不讓其他不肖業者有可乘之機,於是開始尋求法律上的保障。以下我們再來更深入地討論位置商標。 一、何謂位置商標? 我國《非傳統商標審查基準》對於「位置商標」的解釋為:「傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置,若該位置為商標識別的重要特徵,其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置,可能會喪失其指示商品或服務來源的功能,即具有位置商標的性質」。易言之,位置商標最大的特色在於,其必須於特定位置呈現始具有識別功能,「位置」乃辨識來源的必要特徵。 一般而言,判斷商標的申請註冊是否有混淆誤認之虞,商標位置並非考量因素之一。然而,由於位置商標脫離特定位置將會喪失其識別性,權利人只能在該標誌置於指定位置時主張權利,換言之,如果他人於指定位置以外使用相同或近似的標誌,原則上權利人不得主張構成權利侵害。 二、為什麼要申請「位置商標」? 位置商標所在的特定「位置」為商標取得識別性不容忽略的關鍵。以下以Adidas三線標為例,說明位置商標申請上的優勢。 如果將三線標以位置商標型態申請註冊,Adidas只要證明三條平行線使用在某固定位置上有識別性即可,例如:消費者可藉由鞋的鞋幫位置或是衣服肩線至手臂處的三線標,判斷為Adidas的商品。相對而言,申請註冊為傳統的圖形商標,就必須提供更多的客觀事證,以證明三線標即便單獨呈現,亦具有識別性。在後者情形下,商標取得識別性的門檻變得較高,此時,限於指定位置的位置商標較傳統圖形商標更具有簡便的優勢。 基於這個原因,將三線標作為位置商標較容易取得商標註冊。事實上,Adidas在歐盟就為三線標申請註冊了好多個版本的位置商標,包含在鞋子、褲、衣、帽等商品上(如下圖所示)。 (圖片來源:EUIPO) 三、位置商標的國外註冊案例 常見的位置商標通常為「特定位置」與「圖形」、「顏色」、「立體」及「連續圖案」所構成的聯合式商標。以下列舉「位置商標」的國外註冊案例: (一)位置與圖形之聯合式商標 德國萬寶龍鋼筆(EUTM 003014446) (圖片來源: EUIPO) Adidas三線標商標(EUTM 003517646) (圖片來源: EUIPO) 日本日清杯麵 (JPO Reg. No. 6034112) (圖片來源:JPO) (二) 位置與單一顏色之聯合式商標 法國 Christian Louboutin紅底鞋(EUTM 008845539) (圖片來源: EUIPO) 日本Kyocera 陶瓷刀(JPO Reg. No. 5918807) (圖片來源:JPO) (三)位置商標與立體商標之聯合式商標 義大利Cantina Zaccagnini紅酒(JPO Reg. No. 6056855) (圖片來源:JPO) 因為具有與他種類商標任意結合的特性,想像上,位置商標的態樣可以非常多元,最普遍的類型為位置與圖形結合之商標,其他還有位置與顏色、立體商標結合之商標。值得注意的是,顏色商標雖亦為商標法容許註冊的類型,惟欲憑藉單一顏色取得註冊,往往因識別性不足的問題,有相當困難。然而,在單一顏色外,再加入「位置」這個元素,可以提高識別性,此種由單一顏色與位置組成之商標,似提供突破此困境的可能。 四、小結 隨著商標型態的多元發展,我國商標法也將位置商標納入保護規範,為原本無法藉由傳統商標取得保護的標識,覓得了生存空間。下篇文章將進一步討論位置商標的申請及審查實務。 如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 [...]

實際使用的商標,與註冊的版本不一樣,可以嗎?

許多商標權人在商標註冊之後,因為行銷或各種不同的原因,而變更註冊商標的圖樣(例如增加圖形,或只使用商標的一部分),使得實際使用的商標圖樣,與註冊商標的版本不一致。這樣的作法可能被認定為並未使用註冊商標,甚至變換後的圖樣與他人商標造成近似的衝突,產生被他人申請廢止的風險。因此,必須了解實務上對於「商標使用」的認定方式,才能避免因為不當使用,而影響商標權。 事實上,註冊的商標圖樣並非完全不能改變,若只是微小的調整,改變後之圖樣與註冊的圖樣仍具「同一性」,是被商標法容許的。所謂「商標同一性」,是指實際使用的商標圖樣,與註冊商標雖有不同,但實質上並沒有改變註冊商標的「主要識別特徵」。 實務上如何判斷商標同一性? 判斷「商標同一性」的關鍵在於,是否改變註冊商標的「主要識別特徵」。通常在商標圖樣中最有特色,最具識別性的元素,較容易被法院認定為是「主要識別特徵」。法院在判斷是否具有商標同一性時,會先判斷這個實際使用的商標圖樣,改變了註冊商標的那些部分?再判斷這些改變的部分,是不是屬於註冊商標的「主要識別特徵」? 另外,關於「商標同一性」的判斷,法院所採取的標準是依照「一般社會通念」去判斷。在實際使用的圖樣與註冊商標不一致的情況,如果依照「一般社會通念」會認為這兩者是同一個商標,則具有商標同一性。反之,若依照「一般社會通念」不認為實際使用的圖樣與註冊商標為同一個商標,則不具有同一性。 以下列舉數個法院案例,供讀者參考: 由上述案例可知,如果僅是形式上的改變,例如:商標各圖樣位置的調換或字體調整(案例4),由於不涉及「主要識別特徵」的改變,會被認定商標使用仍具同一性。 然而,如果涉及「主要識別特徵」的改變(例如增加或除去其他具備識別性特徵的新元素),則會被認定喪失商標同一性。例如:案例1“JUMP”增加了醒目的「黑底橢圓背景」,並改變「J」字樣的筆劃延伸設計等「主要識別特徵」;或案例3增加一個明顯的地球圖樣;案例6實際使用圖樣中的N,移除淡灰及深黑勾勒線條之設計及重要之識別文字「NITIAU」。以上案例中商標圖樣的改變,已經變更了註冊商標的「主要識別特徵」,因此法院均認定其與註冊之商標圖樣不具有「商標同一性」。 結語 商標權人取得商標之註冊後,享有商標權,得排除他人未經同意之使用。另一方面,商標權人也有依其註冊圖樣使用其商標之義務。除了停止使用滿三年,當然構成可申請廢止註冊之事由,若改變商標圖樣「主要識別特徵」,也會被認為未使用註冊商標,有被廢止之風險。因此,商標權人應牢記一個原則,「想怎麼使用,就怎麼註冊」,「怎麼註冊,就怎麼使用」。若實質改變商標圖樣,應重新申請商標註冊,取得保護。 如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 與法務專員陳妙綺,電子郵件地址為 betty@winklerpartners.com。 本文章由陳妙綺及智財法務實習生宋祖葭共同撰述。 [1]智慧財產法院 102 年度行商訴字第 51 號行政判決 [2]智慧財產法院行政105年度行商訴字第139號判決 [3]智慧財產法院行政104年度行商訴字第76號判決 [4]智慧財產法院行政106年度行商訴字第38號判決 [5]智慧財產法院行政106年度行商訴字第71號判決 [6]智慧財產法院行政107年度行商訴字第46號判決

電子書可以二手轉賣嗎?淺談數位著作之權利耗盡原則

數位時代的來臨,改變了眾多消費者的消費模式。許多人不再購買傳統紙本書籍、實體CD,改為透過各種電子裝置閱讀電子書,下載音樂檔案,或透過串流平台聆聽音樂作品。過去,當書籍、音樂CD購買後不再需要,大可將其轉賣給其他消費者。但如今所購買的電子書,或iTunes帳號中的音樂檔案,可以合法轉售嗎?數位著作是否存在二手(次級)市場?甚至,如何合法進行數位著作的移轉?均為數位著作適用「權利耗盡原則」之討論重點。 權利耗盡原則的核心概念 著作權人被賦予多種專屬排他權利,亦受相關例外規定之限制,例如:「權利耗盡原則」及「合理使用原則」。美國著作權法第109條規定「權利耗盡原則(第一次銷售原則)」,著作權人在第一次銷售著作原件或合法重製物後,著作權人之專屬「散布權」即屬耗盡。該原則的目的,在防止著作權人過度擴張其權利,使著作物得以自由流通,被充分利用,促進社會進步及文化發展。 為了上開公益目的,我國著作權法亦納入「權利耗盡原則」,劃清著作權人對其著作物控制之界線,給取得著作原件或合法重製物所有權之人,有自由處分的權利,例如:可將合法取得之書籍、畫作、CD、DVD光碟二手拍賣或贈與他人…等。 當「權利耗盡原則」面對「數位科技」 隨著數位著作市場擴張,亞馬遜公司積極研發二手數位著作交易模式,並在美國取得相關技術專利[1],使用者可直接在平台進行二手交易。 然而,數位著作能否適用「權利耗盡原則」,仍然存有相當爭議。 數位著作由於重製成本低,二手物與新品幾無差別,無折舊問題,也沒有如實體物交易所產生的物流成本。每當數位著作以二手物再次進入市場,都是與著作人之全新著作直接競爭。次級市場的出現,強烈排擠了著作權人所控制的市場,著作權人自然反對次級市場過於熱絡,因而強烈主張「權利耗盡原則」無法適用於數位著作,以確保其權益。 美國ReDigi案例 美國Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.一案中,被告ReDigi公司提供轉售合法數位音樂檔案之線上服務,遭原告Capitol Records為首的數家唱片公司,控告侵害原告著作權人之「重製」與「散布」權。2018年12月12日,美國第二巡迴上訴法院對此作出判決[2]。 ReDigi提供用戶上傳待售音樂檔案至雲端儲存空間,供買家下載購買檔案。ReDigi特別強調,整體流通過程均維持「單一」檔案,並未製造複數檔案,與實體CD二手買賣無異,並援引「第一次銷售原則」作為抗辯。 美國著作權法規定,當著作重製物固著於一個「新實體物」時,即構成重製。上訴法院肯定地方法院見解,認為用戶上傳或下載檔案時,不論流通檔案是否維持單一,因為數位音樂檔案從不同的硬碟重現,著作已固著於「新實體物」,構成重製。因此,法院認定ReDigi服務侵害原告之專屬重製權。 關於被告ReDigi公司所提出「第一次銷售原則」之抗辯,法院首先指明,此原則只適用於「散布權」,不適用於「重製權」,無法作為侵害「重製權」的抗辯。 至於「散布權」侵害,法院指出第一次銷售原則僅適用於「著作權人授權流通」之實體物(例如,唱片),用戶在ReDigi平台上所轉售之檔案,已是「未經授權重製」的新一份檔案,不符「依法製造」之重製物要件。因此,本案不適用第一次銷售原則。 法院甚至表示,使用者如欲合法轉售其所有之音樂檔案,應以該檔案所原始下載之載體作為銷售標的,如:iPod 、USB硬碟,或記憶體裝置…等。 我國市場情形 在台灣,適用權利耗盡原則抗辯之主體,為取得著作原件或其合法重製物所有權之人。現行市場上,數位著作人多以「授權使用契約」授權數位著作之使用,使用者所取得僅是「使用之授權」,並未取得「所有權」。此與傳統紙本書或實體CD之情形截然不同。既然使用者從未取得「所有權」,著作權法所規定「權利耗盡原則」即無從適用。 即使雙方約定移轉檔案所有權,網路上之傳輸行為屬「公開傳輸權」之範疇。依主管機關智慧財產局之見解,我國著作權法之散布權,係規範「實體物」之所有權移轉,公開傳輸權與散布權並不相同,並無耗盡之問題,亦無法適用。[3]雖然我國目前尚無相關案例可供參考,然而,將散布權限縮於實體物移轉,在數位著作交易市場之現況下,是否有其調整之必要,仍值得繼續深入探討。 如果您想知道更多有關著作權或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。 [1]亞馬遜公司「Secondary market for digital objects」,美國專利證書號8364595,2013年1月註冊公告。蘋果公司亦曾申請數位物二手交易機制技術專利,美國專利公開號20130060615,未回應機關來函而於2015年10月遭美國智財局駁回。 [2] Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 2018 WL 6518076 ( 2nd Cir.(N.Y.), Dec 12, [...]

與所屬公司分道揚鑣之後,藝人還能使用自己的藝名嗎?姓名權與商標權之關係

隨著公眾人物事業發展,名稱不但形塑出越具鮮明之識別性,亦累積相當經濟價值。知名程度越高,名稱所蘊含之消費商機越龐大。歌手鄧紫棋的香港經紀公司「蜂鳥音樂有限公司」,在大陸及香港地區,將「鄧紫棋」及「G.E.M.」藝名申請註冊為商標使用。在雙方結束合作關係後,經紀公司所有的這些商標,是否會阻擋藝人「鄧紫棋」繼續使用原本藝名?在台灣,momo親子台日前針對前曾為momo台「焦糖哥哥」之藝人陳嘉行(現已離職),於近期出席公開演出活動時,繼續以「焦糖哥哥」自稱,侵害momo台所有「焦糖哥哥」商標(註冊第1345046號及註冊第1345145號),要求陳嘉行不得再於活動展演上,使用「焦糖哥哥」自稱。陳嘉行透過臉書平台公開後,隨即引發熱烈討論。 實務上,為了防止名稱受不肖人士攀附侵擾,經紀公司常將旗下藝人之藝名,申請商標註冊,以確保其經濟利益不受侵害。此舉在雙方維持合作關係時,利益一致,尚不致產生糾紛。然而,當旗下藝人與經紀公司分道揚鑣時,藝名的歸屬經常成為雙方爭執重點。 經紀公司為合法商標權人,得依法主張排除他人使用,而藝人常主張享有民法保障之姓名權及人格法益。美國商標法及專利商標局《商標審查程序手冊》(The Trademark Manual of Examining Procedure)中規定,商標有他人著名姓名者,除非取得其書面同意,否則不得註冊。本文試釐清我國商標法規定中,調和姓名權及商標權衝突之方式。 關於商標與他人姓名權衝突之處理: 依商標法第30條第1項第13款規定,倘若商標有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號,而未經本人同意者,不得註冊。由於「著名」姓名、藝名等名稱「眾所周知」的特性,著名姓名、藝名等名稱,能明顯且有效地區分個別主體、表彰主體同一性。若允許他人申請註冊為商標使用,將導致相關公眾混淆誤認,影響消費者及市場公平競爭秩序。因此,除非經本人同意,否則申請註冊之商標不得有他人著名姓名、藝名等名稱。 由於姓名、藝名等名稱千變萬化,商標法並未禁止申請人以他人「非著名」姓名、藝名等名稱,申請註冊為商標使用。因此,非著名之姓名、藝名等名稱,原則上仍得為申請註冊。例外情形下,經法院審酌個案事實,判決確定行為侵害他人姓名權者,依商標法第30條第1項第15款規定,亦將構成商標不得註冊事由。 由此可見,針對姓名權及商標權,商標法係以名稱「是否著名」,分別規定不同保護機制。若為「著名」名稱,姓名權利人可逕依商標法第30條第1項第13款規定,循求商標異議或評定等行政救濟程序,申請撤銷商標註冊。若被註冊為商標字樣為一般姓名名稱,依商標法第30條第1項第15款規定,權利人須先經過法院判決認定構成姓名權侵害,始得憑法院判決申請撤銷商標。 表示自己姓名及名稱之合理使用: 商標權所維護之商標功能,在於使消費者得以「正確」識別來源,並保障公平自由競爭之市場秩序。姓名權為民法規定之人格法益,公眾人物藉由積極曝光,使特定名稱與公眾人物產生緊密連結,同屬姓名權利範圍,具有一身專屬性。當商標權人和事實上姓名權人分屬不同主體,商標權人以外之姓名權人表示自己名稱時,商標法將如何評價? 依商標法第36條第1項第1款規定,以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示「自己之姓名、名稱」,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者,不受他人商標權之效力所拘束。此情形即為商標的合理使用,以避免商標權人權利濫用。 在符合誠實信用原則下,姓名權人仍得基於正當行使姓名權,表示自己之姓名、名稱,不受商標權之效力所拘束。況,姓名權人為該名稱原始指涉之真實主體,其使用並未導致消費者產生混淆誤認,因此,亦無排除或避免之必要。 結語 在商標權人及姓名權人屬不同主體時,按照姓名、藝名等名稱是否著名,商標法分別賦予姓名權利人,不同商標救濟管道,給予權利人以自己名稱申請註冊為商標之機會。 除此之外,姓名權人仍得合法行使姓名權,以誠實信用方法,表示自己之姓名或名稱。藝人陳嘉行繼續使用原藝名來表示其身分,並參與公開活動,可以主張是以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名名稱,非作為商標使用,不受原公司商標權之拘束。 歌手鄧紫棋能否在大陸及香港地區繼續使用其藝名來表示其身分,必須依據大陸及香港地區的商標法決定。按照香港「商標條例」第19條及「中華人民共和國商標法」第32條規定,歌手鄧紫棋似仍得合法繼續使用其藝名。 建議未來有意以個人名稱發展事業者,一開始即以自己之姓名、藝名等名稱,申請註冊為商標權利人,以事前杜絕此類爭議。 如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。

博仲成功註冊具有歷史意義的動態商標

博仲很榮幸宣布我們最近為一家世界首屈一指的社交媒體公司取得具有歷史意義的商標註冊。本所智慧財產權資深顧問顏嘉利為此客戶成功註冊動態商標,此類商標在台灣只有少數註冊成功案例,本案更是台灣第一個橫跨十多項商標指定使用類別的動態商標註冊案。本案另一特別之處,在於此為台灣第一個僅由圖形所構成而不含文字的動態商標註冊案。 動態商標屬台灣商標實務相對新穎的概念。此類商標是由動態影像所構成,先前在台灣及其他大部分司法轄區均認為無法註冊。博仲有幸能在此新興商標領域為客戶提供優質服務。若您或貴公司有興趣申請動態商標,請聯絡我們:info@winklerpartners.com。

專利 「一案兩請」下的權利接續與權利擇一

我國專利法下所規範的專利包括「發明」、「新型」、及「設計」三種。發明係指利用自然法則之技術思想之創作,可以是為物,也可以是方法的發明。新型則是指針對物品之形狀、構造或組合之創作。故申請人在完成創作時常需面臨到究竟要以發明或新型專利提出申請的難題。如果申請人以發明專利提出申請且獲得註冊皂話,即可享有申請日起算20年的專利權。但是審查期間長達15至18個月,且在發明專利於18個月公開前,申請人將無從救濟。但若以新型專利提出申請,最快4個月內即可獲得註冊取得專利權。但新型專利期限卻只有申請日起算10年。 為解決兩相為難的問題,專利法在民國102年1月1日開始施行「一案兩請」制度,允許申請人可以就同一創作於同日分別申請發明及新型專利,並在102年6月13日改採權利接續制。然而申請人在考慮提出「一案兩請」時,仍應註意下列事項: 「一案兩請」時,必須是「相同」的申請人向專利專責機關在「同一日」將「相同創作」提出新型及發明專利申請案。 一案兩請下的「相同創作」內容,並不需要包括「全部」申請專利範圍其中一項相同即可。 有關方法的創作只能於發明案中提出,新型專利仍只限於物品之形狀、構造或裝置之創作。 發明專利申請案及新型專利申請案的發明人(新型創作人)不須完全相同。 若須主張優先權時,則發明與新型申請案之優先權日亦須一致。 申請人負有在新型或發明申請書中揭露一案兩請事實之義務,且必須在申請時即提出說明。如果二件申請案在申請時皆未聲明或其中一申請案未即時聲明者,均不得嗣後聲明,專利專責機關對於發明申請案將不予專利。 一案兩請是權利延續的概念,因此在發明專利審定前,新型專利權必須是處在有效的狀態,如果新型專利權已經消滅或經撤銷確定者,專利專責機關則不予發明專利。 在「一創作不能重複授予權利」的原則,專利專責機關將於發明專利核准前通知申請人必須於期限內選擇其一,如申請人屆期未擇一時,專利專責機關將不予發明專利公告。當申請人選擇發明專利時,其新型專利權即會在發明專利公告之日自動消滅。 一案兩請的發明專利已於申請日(或優先權日)起算18個月後公開後,申請人可以書面通知發明專利申請內容,而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,於發明專利註冊公告後,請求適當之補償金。但如已經取得新型專利權下申請人僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張。 綜上所述,我國現行專利法賦予申請人一案兩請之權利。若申請人一時無法決定該申請發明或新型時,不妨運用一案兩請之制度,在冗長的發明審查期間內先獲得新型專利的保障,再於發明專利核准後接續其權利期間。但缺點在於申請人如選擇一案兩請時,仍需負擔兩筆申請費用,且申請程序中需留意以上注意事項。故申請人在選擇上應考量創作內容、需要保護的期間、專利化商品的生命週期、遭侵害的可能等等因素,以決定是否使用一案兩請的方式申請專利。 如果您想知道更多有關專利或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人譚璧德,電子郵件地址為 pdernbach@winklerpartners.com 與法務專員游逸倩,電子郵件地址為 jesimy@winklerpartners.com。

經濟部智慧財產局公布 「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」草案

經濟部智慧財產局(以下稱「智慧局」)108年6月20日訂定「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」,目的在使第三人對於商標註冊申請案,可以書面方式提供參考資料以協助智慧局做出更為客觀的行政處分。 依據該要點草案,第三人必須以書面向智慧局提出意見書,但不以具名為必要。不以書面形式提出之第三人意見及相關事證,或以光碟或電磁紀錄方式提出者,審查人員得不採為申請案之審查參考資料。 當第三人就商標註冊申請案提出意見書者,應提出商標不得註冊之事由,並檢附相關事證,如: 一、商標不具識別性:第三人應說明同業間使用相關文字、圖形或標識之情形,並檢附相關證據 (可參考「商標識別性審查基準3.識別性判斷因素」)。 二、相同或近似於他人先使用之商標:第三人應檢具客觀上具公信力之佐證證據,且: 1. 商標使用證據須標示該商標,並符合商標法第五條規定之情形。 2. 顯示日期及使用人,並符合商業交易習慣。 3. 報紙、雜誌等資料,須有完整來源出處、卷期、出版日期、頁次等資訊。 4. 倘係列印網頁上之使用資料時,須審慎判斷資訊之正確性及客觀性等問題。 三、商標申請人意圖仿襲,該商標註冊申請案為惡意搶註:第三人須舉證證明申請人與在先商標使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,可提供之客觀事證,包括: 1. 先使用人與申請人間之來往信函、交易憑證、採購資料。 2. 先使用人與申請人間具親屬、契約關係之證明文件。 3. 先使用人與申請人營業地係位居同一街道或鄰街地址之證明文件。 4. 先使用人與申請人因具投資關係,曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件。 5. 其他可認定申請人知悉先使用商標存在之證據資料。因申請人基於業務經營關係,知悉該在先商標使用人之商標存在,亦可能符合概括規定之「其他關係」。如係證明申請人與在先商標使用人間屬競爭業務同業者,得檢送他人商標實際使用之期間、地域、範圍,以及已累積之商譽等客觀事證,供審查人員綜合考量。 四、第三人主張引證商標為著名商標時:可參考「商標法第三十條第一項第十一款著名商標保護審查基準」第2.1.2.2認定著名商標之證據」,檢送證據資料。 五、有侵害他人著作權、專利權或其他權利:應提出民事訴訟判決確定證明書,或已經向管轄法院提起申請人侵權訴訟之起訴證明文件。如訴訟已繫屬法院但尚未判決確定時,該商標註冊申請案得暫緩審查至侵權訴訟判決確定後,始續行辦理。 六、其他足以證明系爭商標申請案有商標法規定不得註冊情形之客觀具體事證。 智慧局商標審查人員在收受第三人意見書後,得轉知於申請人要求陳述意見。惟審查人員如未將引證資料轉知申請人陳述意見者,不得做為據以核駁審定之事實認定基礎。 最後,第三人並不是該商標申請註冊程序之當事人,智慧局對於相關意見書之採認與否,並不會回覆第三人,也不會通知第三人該商標申請註冊案之審查處分。第三人對於最終商標核准審定之審查結果,如有意見,則應另案提出異議或申請評定。 「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」已於6月20日發布實施。 如果您想知道更多有關廣告、薦證廣告或公平交易等法規事宜,歡迎聯絡合夥律師譚璧德,電子郵件地址為 pdernbach@winklerpartners.com 及游逸倩法務專員,電子郵件地址為 jesimy@winklerpartners.com。

最新歐盟著作權指令之爭議條款

近日為因應數位時代市場之變革,歐盟正如火如荼地推動最新版歐盟著作權指令(EU Copyright Directive),最新之修正版本已由歐盟議會於2019年3月30日通過,所有歐盟會員國都有義務依照指令之內容,在未來兩年內修改國內法,以符合指令之框架。因此,此次修正勢必影響歐盟各國,甚至全世界未來對於著作權法的修法方向。 指令草案內容推出後,不同利益方的角力就不曾停歇過。其中最受矚目的爭議法條,即為第15條(原草案第11條) — 新聞受數位使用時之保障,以及第17條(原草案第13條)– 線上平台對於使用者上傳內容之責任。 第15條之立法背景在於,網路巨頭如Google、Facebook等公司,提供了如Google News等新聞彙整服務。Google News之運作方式,是藉由電腦演算法自動擷取新聞報導之連結、標題與簡述,提供給網路使用者。但越來越多網路使用者只看網路新聞的標題和簡述,導致實際點擊新聞連結者,越來越少。此一現象導致實際投入資源、成本,進行採訪、編輯與撰稿的新聞出版業者,得不到相應的網路流量,而侵蝕其廣告收入。反倒Google等輕鬆提供彙整服務之業者坐收其利,引起了新聞出版業者的不滿及反彈。同時,由於新聞出版業者大多時候不是其新聞內容的原始作者,導致新聞出版業者在權利歸屬的限制下,要針對Google News等業者擷取新聞標題、連結之行為進行訴訟,也有實際上的困難。 有鑑於此,第15條之修法重點,即為賦予新聞出版業者著作鄰接權,使其得以直接針對將其新聞內容作商業使用之網路業者收取費用。甚至在草案過程中,以新聞「超連結」方式者,也可能必須付費。因此第15條曾被謔稱為新聞的「超連結稅」。 然而,經網路巨頭與網路使用者們的聯手施壓,以及各界對於造成新聞資訊寒蟬效應的質疑下,第15條最終的修正條文,除了將非商業的個人使用排除外,亦將新聞超連結之方式排除於本次規範之範圍,甚至僅擷取極短內文之情形,也被排除在適用範圍。相較於最初對於Google News等服務磨刀霍霍的草案內容,最終版本顯然已向Google等網路巨頭作出重大妥協。 相對第15條的「超連結稅」,第17條則被戲稱為「上傳過濾器」(upload filter) 條款。該草案要求YouTube、Facebook 等線上平台業者,對於其使用者上傳之內容有無侵害著作權,應負起把關責任。甚至進一步在早期的草案版本中例示,平台業者應採取有效的內容辨識科技 (effective content recognition technologies) 審查使用者上傳內容。目前YouTube在內容辨識科技方面,已有具體進展。若使用者未經授權上傳附有他人著作權音樂之影片,不論有無公開,系統已能自動辨識,並將該影片下架。然而該技術取得不易,若要求所有平台皆需具備並採取類似之技術,顯然對於網路使用者之自由,以及技術未成熟之新創平台將造成重大打擊。 面對此一爭議,最終通過之版本已大幅修改,包括將內容辨識科技之相關字眼刪去,降低了強迫所有平台加裝「上傳過濾器」之疑慮,並明文排除本次指令適用於詼諧仿作、諷刺漫畫等網友們關心受害的內容。此一版本,將平台業者最主要的義務,擺在要求平台方要與各方著作權人協商,由平台方取得授權,讓作品可由其使用者上傳。例如,YouTube將須負擔成本和責任,與各大唱片公司或著作權協會協商簽約,讓各大唱片公司概括性授權YouTube之使用者,有權上傳該唱片公司之音樂。若未得到授權,則平台對於其使用者未經著作權人同意上傳作品,須負起民事責任。 然而為避免新規定成為扼殺新創平台的門檻,依據平台之年營業額與流量,不同規模的平台業者,將享有不同難易度的免責事由。例如,年營業額未達1千萬歐元,且公開服務未達三年之新創平台,只需要證明其已經盡最大的努力,爭取著作權人之授權,並做到現行著作權法所要求之通知下架 (notice/take down) 措施,即可免責。而世界級巨頭等級的影音平台,例如YouTube,則除了以上條件外,更被具體要求需證明已盡最大的努力,防止被通知下架之影片被再次上傳;此外,指令更抽象地要求YouTube等大平台,在著作權人已提供相關必要資訊之前提下,需證明自己已盡高規格工業標準 (high industry standards) 與專業水準 (professional diligence) 來確保未被授權之作品不會被公眾接觸。然而正由於充滿太多過於抽象之不確定法律概念詞彙,科技巨頭們對於通過之著作權指令,紛紛表示尚無法想像如何落實,該等抽象的義務是否仍會導致網路平台最終走向大量內容審查,仍有待觀察。 目前法案表決通過後,仍有待歐盟國家批准。若獲批准,各成員國有2年時間落實措施。歐盟各會員國將如何內國法化此次指令中眾多抽象的法律義務標準,以及法律訂立後,法院司法實務將如何認定該等抽象義務,都將更具體地影響未來網路著作權的發展。此次著作權指令點燃的燎原之火,可說現在才正要開始延燒,未來發展值得長期關注。 如果您想知道更多有關著作權或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。

可以使用名人形象特徵推銷嗎?

有鑑於名人光環之話題性及所形成之聚焦效果,許多業者均會請名人代言其產品或服務,以大量增加曝光機會,並促進銷量。惟請名人代言的代言費用高昂,亦讓業者卻步。為節省費用,是否得利用名人之形象特徵拍攝廣告呢?例如:模仿林志玲獨特的娃娃音發聲製作廣告配音推銷產品,或是製作擁有林書豪「林來瘋Linsanity」髮型特徵及球衣背號17號的卡通動畫宣傳產品。此一作法,是否即能達到形成話題性,又無須支付代言費的預算控制效果呢?是否會有相關的法律責任呢? Right of Publicity 美國法制下之「Right of Publicity」(或稱個人公開權、個人身分商用權或形象權),係指權利人得禁止他人未經同意,將其姓名、肖像、姿態、聲音或其他個人形象特徵進行商業利用,並得控制其使用而從中獲利之權利。我國雖無直接相應之權利,惟實務上均已肯認侵害肖像權,即是侵害人格權法益,而得依民法請求相關損害賠償。因目前實務似無具體案例探討侵害其他形象特徵之情形,本文擬參考既有肖像權相關判決,試論利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵拍攝廣告可能之法律風險如下。 可能之民事法律責任 按民法第18條第1項規定:「人格權受侵害時,得請求法院除去其侵害;有受侵害之虞時,得請求防止之。」民法第195條第1項亦規定:「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額。」據此,智慧財產法院101年度民著訴字第19號民事判決,於論述肖像權之保護時,參考美國法公開權(Right of Publicity)之概念,認定肖像權於商業使用之公開權,因具有商業價值,除具人格權外,亦含有財產權性質。侵害人為自己利益,未經同意擅自利用權利人之姓名或肖像等,即構成公開權之侵害。並解釋肖像權係個人對其肖像是否公開之自主、彰顯其個人人格特徵之權利,具有人格利益,因此認定肖像權屬於民法第18條之「人格權」,亦屬於民法第195條第1項之「其他人格法益」,而受保護。 依前揭判決之見解,肖像權係個人對其肖像是否公開之自主、彰顯其個人人格特徵之權利,具有人格利益,且肖像權於商業使用之公開權,因具有商業價值,除具人格權外,亦含有財產權性質。則名人對其賦特色並具有辨識力之姿態、聲音或其他個人形象特徵,應亦有權決定是否自主公開,並對於其商業使用之公開與否具有支配權,而應認定屬於民法第18條之「人格權」,及民法第195條第1項之「其他人格法益」。 是以,未經名人同意,即以名人具有辨識力之姿態、聲音或其他個人形象特徵,拍攝廣告推銷其產品,即可能侵害該名人之人格權及人格法益,該名人得依民法第18條之規定,請求停止侵害行為。如情節重大者,亦得依民法第195條第1項,請求精神上之慰撫金。所謂情節重大,法無明文,實務上未有定論,惟依前揭判決及臺灣台北地方法院96年度訴字第2645號民事判決之見解,倘被害人為公眾人物,因其肖像本身即具有一定之經濟上價值,未經同意即將其照片供作營業上使用,當屬情節重大無疑。 另因名人具有辨識力之姿態、聲音或其他個人形象特徵,具有商業價值,亦含有財產權性質(參見智慧財產法院101年度民著訴字第19號民事判決及105年度民著訴字第38號民事判決),故得依民法第184條第1項前段,「因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任」之規定,請求財產上之損害賠償。又,由於以財產權侵害定性理解個人身分商用權之侵害,就如同未經他人同意,就使用他人的財產對自己為有利之使用,此時行為人使用他人財產所獲得之利益,在經濟利益歸屬上,即當屬該他人所有,卻為行為人所受益,亦可透過不當得利之制度加以調整返還(參見臺灣台北地方法院96年度訴字第2645號民事判決及智慧財產法院105年度民著訴字第38號民事判決)。 可能之公平交易法責任 再者,利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵製播廣告,是否可能構成違反公平交易法第21條或第25條之規定?台北高等行政法院89年度訴字第3144號行政判決認,廣告內容是否有虛偽不實或引人錯誤之情事,應以交易相對人之認知,並就廣告整體內容判斷之。又依臺灣高等法院96年度重上字第323號民事判決之見解,若廠商未經名人授權,於廣告上使用名人肖像,足以消費者誤認該名人為其公司之代言人者,顯違反公平交易法第21條「廣告真實」之法理。是以,如以廣告整體內容整體觀之,廠商利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵製播廣告,可能使消費者誤認該名人為該廠商代言,則該廣告即有違反公平交易法第21條之可能,如有其他欺罔或攀附商譽之情事,則亦有可能違反公平交易法第25條之規定。 建議 綜上,目前實務雖未有相關判決討論利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵製播廣告之相關法律問題,惟依照現有有關肖像權之判決,應肯認該等形象特徵,亦為民法上應受保護之人格法益,且具財產性質,如遭受侵害,應得請求慰撫金及損害賠償。另未經名人授權而製播之廣告,亦可能有公平交易法不實廣告及違反公平競爭之問題,故廠商仍不得為節省成本,而採取此便宜措施。 如果您想知道更多有關個人公開權、個人身分商用權或形象權等法規事宜,歡迎聯絡合夥律師譚璧德,電子郵件地址為 pdernbach@winklerpartners.com 及許綾殷律師,電子郵件地址為 lhsu@winklerpartners.com。

 

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