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Tag Archives: 智慧財產

與所屬公司分道揚鑣之後,藝人還能使用自己的藝名嗎?姓名權與商標權之關係

隨著公眾人物事業發展,名稱不但形塑出越具鮮明之識別性,亦累積相當經濟價值。知名程度越高,名稱所蘊含之消費商機越龐大。歌手鄧紫棋的香港經紀公司「蜂鳥音樂有限公司」,在大陸及香港地區,將「鄧紫棋」及「G.E.M.」藝名申請註冊為商標使用。在雙方結束合作關係後,經紀公司所有的這些商標,是否會阻擋藝人「鄧紫棋」繼續使用原本藝名?在台灣,momo親子台日前針對前曾為momo台「焦糖哥哥」之藝人陳嘉行(現已離職),於近期出席公開演出活動時,繼續以「焦糖哥哥」自稱,侵害momo台所有「焦糖哥哥」商標(註冊第1345046號及註冊第1345145號),要求陳嘉行不得再於活動展演上,使用「焦糖哥哥」自稱。陳嘉行透過臉書平台公開後,隨即引發熱烈討論。 實務上,為了防止名稱受不肖人士攀附侵擾,經紀公司常將旗下藝人之藝名,申請商標註冊,以確保其經濟利益不受侵害。此舉在雙方維持合作關係時,利益一致,尚不致產生糾紛。然而,當旗下藝人與經紀公司分道揚鑣時,藝名的歸屬經常成為雙方爭執重點。 經紀公司為合法商標權人,得依法主張排除他人使用,而藝人常主張享有民法保障之姓名權及人格法益。美國商標法及專利商標局《商標審查程序手冊》(The Trademark Manual of Examining Procedure)中規定,商標有他人著名姓名者,除非取得其書面同意,否則不得註冊。本文試釐清我國商標法規定中,調和姓名權及商標權衝突之方式。 關於商標與他人姓名權衝突之處理: 依商標法第30條第1項第13款規定,倘若商標有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號,而未經本人同意者,不得註冊。由於「著名」姓名、藝名等名稱「眾所周知」的特性,著名姓名、藝名等名稱,能明顯且有效地區分個別主體、表彰主體同一性。若允許他人申請註冊為商標使用,將導致相關公眾混淆誤認,影響消費者及市場公平競爭秩序。因此,除非經本人同意,否則申請註冊之商標不得有他人著名姓名、藝名等名稱。 由於姓名、藝名等名稱千變萬化,商標法並未禁止申請人以他人「非著名」姓名、藝名等名稱,申請註冊為商標使用。因此,非著名之姓名、藝名等名稱,原則上仍得為申請註冊。例外情形下,經法院審酌個案事實,判決確定行為侵害他人姓名權者,依商標法第30條第1項第15款規定,亦將構成商標不得註冊事由。 由此可見,針對姓名權及商標權,商標法係以名稱「是否著名」,分別規定不同保護機制。若為「著名」名稱,姓名權利人可逕依商標法第30條第1項第13款規定,循求商標異議或評定等行政救濟程序,申請撤銷商標註冊。若被註冊為商標字樣為一般姓名名稱,依商標法第30條第1項第15款規定,權利人須先經過法院判決認定構成姓名權侵害,始得憑法院判決申請撤銷商標。 表示自己姓名及名稱之合理使用: 商標權所維護之商標功能,在於使消費者得以「正確」識別來源,並保障公平自由競爭之市場秩序。姓名權為民法規定之人格法益,公眾人物藉由積極曝光,使特定名稱與公眾人物產生緊密連結,同屬姓名權利範圍,具有一身專屬性。當商標權人和事實上姓名權人分屬不同主體,商標權人以外之姓名權人表示自己名稱時,商標法將如何評價? 依商標法第36條第1項第1款規定,以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示「自己之姓名、名稱」,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者,不受他人商標權之效力所拘束。此情形即為商標的合理使用,以避免商標權人權利濫用。 在符合誠實信用原則下,姓名權人仍得基於正當行使姓名權,表示自己之姓名、名稱,不受商標權之效力所拘束。況,姓名權人為該名稱原始指涉之真實主體,其使用並未導致消費者產生混淆誤認,因此,亦無排除或避免之必要。 結語 在商標權人及姓名權人屬不同主體時,按照姓名、藝名等名稱是否著名,商標法分別賦予姓名權利人,不同商標救濟管道,給予權利人以自己名稱申請註冊為商標之機會。 除此之外,姓名權人仍得合法行使姓名權,以誠實信用方法,表示自己之姓名或名稱。藝人陳嘉行繼續使用原藝名來表示其身分,並參與公開活動,可以主張是以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名名稱,非作為商標使用,不受原公司商標權之拘束。 歌手鄧紫棋能否在大陸及香港地區繼續使用其藝名來表示其身分,必須依據大陸及香港地區的商標法決定。按照香港「商標條例」第19條及「中華人民共和國商標法」第32條規定,歌手鄧紫棋似仍得合法繼續使用其藝名。 建議未來有意以個人名稱發展事業者,一開始即以自己之姓名、藝名等名稱,申請註冊為商標權利人,以事前杜絕此類爭議。 如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。

博仲成功註冊具有歷史意義的動態商標

博仲很榮幸宣布我們最近為一家世界首屈一指的社交媒體公司取得具有歷史意義的商標註冊。本所智慧財產權資深顧問顏嘉利為此客戶成功註冊動態商標,此類商標在台灣只有少數註冊成功案例,本案更是台灣第一個橫跨十多項商標指定使用類別的動態商標註冊案。本案另一特別之處,在於此為台灣第一個僅由圖形所構成而不含文字的動態商標註冊案。 動態商標屬台灣商標實務相對新穎的概念。此類商標是由動態影像所構成,先前在台灣及其他大部分司法轄區均認為無法註冊。博仲有幸能在此新興商標領域為客戶提供優質服務。若您或貴公司有興趣申請動態商標,請聯絡我們:info@winklerpartners.com。

專利 「一案兩請」下的權利接續與權利擇一

我國專利法下所規範的專利包括「發明」、「新型」、及「設計」三種。發明係指利用自然法則之技術思想之創作,可以是為物,也可以是方法的發明。新型則是指針對物品之形狀、構造或組合之創作。故申請人在完成創作時常需面臨到究竟要以發明或新型專利提出申請的難題。如果申請人以發明專利提出申請且獲得註冊皂話,即可享有申請日起算20年的專利權。但是審查期間長達15至18個月,且在發明專利於18個月公開前,申請人將無從救濟。但若以新型專利提出申請,最快4個月內即可獲得註冊取得專利權。但新型專利期限卻只有申請日起算10年。 為解決兩相為難的問題,專利法在民國102年1月1日開始施行「一案兩請」制度,允許申請人可以就同一創作於同日分別申請發明及新型專利,並在102年6月13日改採權利接續制。然而申請人在考慮提出「一案兩請」時,仍應註意下列事項: 「一案兩請」時,必須是「相同」的申請人向專利專責機關在「同一日」將「相同創作」提出新型及發明專利申請案。 一案兩請下的「相同創作」內容,並不需要包括「全部」申請專利範圍其中一項相同即可。 有關方法的創作只能於發明案中提出,新型專利仍只限於物品之形狀、構造或裝置之創作。 發明專利申請案及新型專利申請案的發明人(新型創作人)不須完全相同。 若須主張優先權時,則發明與新型申請案之優先權日亦須一致。 申請人負有在新型或發明申請書中揭露一案兩請事實之義務,且必須在申請時即提出說明。如果二件申請案在申請時皆未聲明或其中一申請案未即時聲明者,均不得嗣後聲明,專利專責機關對於發明申請案將不予專利。 一案兩請是權利延續的概念,因此在發明專利審定前,新型專利權必須是處在有效的狀態,如果新型專利權已經消滅或經撤銷確定者,專利專責機關則不予發明專利。 在「一創作不能重複授予權利」的原則,專利專責機關將於發明專利核准前通知申請人必須於期限內選擇其一,如申請人屆期未擇一時,專利專責機關將不予發明專利公告。當申請人選擇發明專利時,其新型專利權即會在發明專利公告之日自動消滅。 一案兩請的發明專利已於申請日(或優先權日)起算18個月後公開後,申請人可以書面通知發明專利申請內容,而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,於發明專利註冊公告後,請求適當之補償金。但如已經取得新型專利權下申請人僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張。 綜上所述,我國現行專利法賦予申請人一案兩請之權利。若申請人一時無法決定該申請發明或新型時,不妨運用一案兩請之制度,在冗長的發明審查期間內先獲得新型專利的保障,再於發明專利核准後接續其權利期間。但缺點在於申請人如選擇一案兩請時,仍需負擔兩筆申請費用,且申請程序中需留意以上注意事項。故申請人在選擇上應考量創作內容、需要保護的期間、專利化商品的生命週期、遭侵害的可能等等因素,以決定是否使用一案兩請的方式申請專利。 如果您想知道更多有關專利或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人譚璧德,電子郵件地址為 pdernbach@winklerpartners.com 與法務專員游逸倩,電子郵件地址為 jesimy@winklerpartners.com。

經濟部智慧財產局公布 「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」草案

經濟部智慧財產局(以下稱「智慧局」)108年6月20日訂定「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」,目的在使第三人對於商標註冊申請案,可以書面方式提供參考資料以協助智慧局做出更為客觀的行政處分。 依據該要點草案,第三人必須以書面向智慧局提出意見書,但不以具名為必要。不以書面形式提出之第三人意見及相關事證,或以光碟或電磁紀錄方式提出者,審查人員得不採為申請案之審查參考資料。 當第三人就商標註冊申請案提出意見書者,應提出商標不得註冊之事由,並檢附相關事證,如: 一、商標不具識別性:第三人應說明同業間使用相關文字、圖形或標識之情形,並檢附相關證據 (可參考「商標識別性審查基準3.識別性判斷因素」)。 二、相同或近似於他人先使用之商標:第三人應檢具客觀上具公信力之佐證證據,且: 1. 商標使用證據須標示該商標,並符合商標法第五條規定之情形。 2. 顯示日期及使用人,並符合商業交易習慣。 3. 報紙、雜誌等資料,須有完整來源出處、卷期、出版日期、頁次等資訊。 4. 倘係列印網頁上之使用資料時,須審慎判斷資訊之正確性及客觀性等問題。 三、商標申請人意圖仿襲,該商標註冊申請案為惡意搶註:第三人須舉證證明申請人與在先商標使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,可提供之客觀事證,包括: 1. 先使用人與申請人間之來往信函、交易憑證、採購資料。 2. 先使用人與申請人間具親屬、契約關係之證明文件。 3. 先使用人與申請人營業地係位居同一街道或鄰街地址之證明文件。 4. 先使用人與申請人因具投資關係,曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件。 5. 其他可認定申請人知悉先使用商標存在之證據資料。因申請人基於業務經營關係,知悉該在先商標使用人之商標存在,亦可能符合概括規定之「其他關係」。如係證明申請人與在先商標使用人間屬競爭業務同業者,得檢送他人商標實際使用之期間、地域、範圍,以及已累積之商譽等客觀事證,供審查人員綜合考量。 四、第三人主張引證商標為著名商標時:可參考「商標法第三十條第一項第十一款著名商標保護審查基準」第2.1.2.2認定著名商標之證據」,檢送證據資料。 五、有侵害他人著作權、專利權或其他權利:應提出民事訴訟判決確定證明書,或已經向管轄法院提起申請人侵權訴訟之起訴證明文件。如訴訟已繫屬法院但尚未判決確定時,該商標註冊申請案得暫緩審查至侵權訴訟判決確定後,始續行辦理。 六、其他足以證明系爭商標申請案有商標法規定不得註冊情形之客觀具體事證。 智慧局商標審查人員在收受第三人意見書後,得轉知於申請人要求陳述意見。惟審查人員如未將引證資料轉知申請人陳述意見者,不得做為據以核駁審定之事實認定基礎。 最後,第三人並不是該商標申請註冊程序之當事人,智慧局對於相關意見書之採認與否,並不會回覆第三人,也不會通知第三人該商標申請註冊案之審查處分。第三人對於最終商標核准審定之審查結果,如有意見,則應另案提出異議或申請評定。 「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」已於6月20日發布實施。 如果您想知道更多有關廣告、薦證廣告或公平交易等法規事宜,歡迎聯絡合夥律師譚璧德,電子郵件地址為 pdernbach@winklerpartners.com 及游逸倩法務專員,電子郵件地址為 jesimy@winklerpartners.com。

最新歐盟著作權指令之爭議條款

近日為因應數位時代市場之變革,歐盟正如火如荼地推動最新版歐盟著作權指令(EU Copyright Directive),最新之修正版本已由歐盟議會於2019年3月30日通過,所有歐盟會員國都有義務依照指令之內容,在未來兩年內修改國內法,以符合指令之框架。因此,此次修正勢必影響歐盟各國,甚至全世界未來對於著作權法的修法方向。 指令草案內容推出後,不同利益方的角力就不曾停歇過。其中最受矚目的爭議法條,即為第15條(原草案第11條) — 新聞受數位使用時之保障,以及第17條(原草案第13條)– 線上平台對於使用者上傳內容之責任。 第15條之立法背景在於,網路巨頭如Google、Facebook等公司,提供了如Google News等新聞彙整服務。Google News之運作方式,是藉由電腦演算法自動擷取新聞報導之連結、標題與簡述,提供給網路使用者。但越來越多網路使用者只看網路新聞的標題和簡述,導致實際點擊新聞連結者,越來越少。此一現象導致實際投入資源、成本,進行採訪、編輯與撰稿的新聞出版業者,得不到相應的網路流量,而侵蝕其廣告收入。反倒Google等輕鬆提供彙整服務之業者坐收其利,引起了新聞出版業者的不滿及反彈。同時,由於新聞出版業者大多時候不是其新聞內容的原始作者,導致新聞出版業者在權利歸屬的限制下,要針對Google News等業者擷取新聞標題、連結之行為進行訴訟,也有實際上的困難。 有鑑於此,第15條之修法重點,即為賦予新聞出版業者著作鄰接權,使其得以直接針對將其新聞內容作商業使用之網路業者收取費用。甚至在草案過程中,以新聞「超連結」方式者,也可能必須付費。因此第15條曾被謔稱為新聞的「超連結稅」。 然而,經網路巨頭與網路使用者們的聯手施壓,以及各界對於造成新聞資訊寒蟬效應的質疑下,第15條最終的修正條文,除了將非商業的個人使用排除外,亦將新聞超連結之方式排除於本次規範之範圍,甚至僅擷取極短內文之情形,也被排除在適用範圍。相較於最初對於Google News等服務磨刀霍霍的草案內容,最終版本顯然已向Google等網路巨頭作出重大妥協。 相對第15條的「超連結稅」,第17條則被戲稱為「上傳過濾器」(upload filter) 條款。該草案要求YouTube、Facebook 等線上平台業者,對於其使用者上傳之內容有無侵害著作權,應負起把關責任。甚至進一步在早期的草案版本中例示,平台業者應採取有效的內容辨識科技 (effective content recognition technologies) 審查使用者上傳內容。目前YouTube在內容辨識科技方面,已有具體進展。若使用者未經授權上傳附有他人著作權音樂之影片,不論有無公開,系統已能自動辨識,並將該影片下架。然而該技術取得不易,若要求所有平台皆需具備並採取類似之技術,顯然對於網路使用者之自由,以及技術未成熟之新創平台將造成重大打擊。 面對此一爭議,最終通過之版本已大幅修改,包括將內容辨識科技之相關字眼刪去,降低了強迫所有平台加裝「上傳過濾器」之疑慮,並明文排除本次指令適用於詼諧仿作、諷刺漫畫等網友們關心受害的內容。此一版本,將平台業者最主要的義務,擺在要求平台方要與各方著作權人協商,由平台方取得授權,讓作品可由其使用者上傳。例如,YouTube將須負擔成本和責任,與各大唱片公司或著作權協會協商簽約,讓各大唱片公司概括性授權YouTube之使用者,有權上傳該唱片公司之音樂。若未得到授權,則平台對於其使用者未經著作權人同意上傳作品,須負起民事責任。 然而為避免新規定成為扼殺新創平台的門檻,依據平台之年營業額與流量,不同規模的平台業者,將享有不同難易度的免責事由。例如,年營業額未達1千萬歐元,且公開服務未達三年之新創平台,只需要證明其已經盡最大的努力,爭取著作權人之授權,並做到現行著作權法所要求之通知下架 (notice/take down) 措施,即可免責。而世界級巨頭等級的影音平台,例如YouTube,則除了以上條件外,更被具體要求需證明已盡最大的努力,防止被通知下架之影片被再次上傳;此外,指令更抽象地要求YouTube等大平台,在著作權人已提供相關必要資訊之前提下,需證明自己已盡高規格工業標準 (high industry standards) 與專業水準 (professional diligence) 來確保未被授權之作品不會被公眾接觸。然而正由於充滿太多過於抽象之不確定法律概念詞彙,科技巨頭們對於通過之著作權指令,紛紛表示尚無法想像如何落實,該等抽象的義務是否仍會導致網路平台最終走向大量內容審查,仍有待觀察。 目前法案表決通過後,仍有待歐盟國家批准。若獲批准,各成員國有2年時間落實措施。歐盟各會員國將如何內國法化此次指令中眾多抽象的法律義務標準,以及法律訂立後,法院司法實務將如何認定該等抽象義務,都將更具體地影響未來網路著作權的發展。此次著作權指令點燃的燎原之火,可說現在才正要開始延燒,未來發展值得長期關注。 如果您想知道更多有關著作權或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。

可以使用名人形象特徵推銷嗎?

有鑑於名人光環之話題性及所形成之聚焦效果,許多業者均會請名人代言其產品或服務,以大量增加曝光機會,並促進銷量。惟請名人代言的代言費用高昂,亦讓業者卻步。為節省費用,是否得利用名人之形象特徵拍攝廣告呢?例如:模仿林志玲獨特的娃娃音發聲製作廣告配音推銷產品,或是製作擁有林書豪「林來瘋Linsanity」髮型特徵及球衣背號17號的卡通動畫宣傳產品。此一作法,是否即能達到形成話題性,又無須支付代言費的預算控制效果呢?是否會有相關的法律責任呢? Right of Publicity 美國法制下之「Right of Publicity」(或稱個人公開權、個人身分商用權或形象權),係指權利人得禁止他人未經同意,將其姓名、肖像、姿態、聲音或其他個人形象特徵進行商業利用,並得控制其使用而從中獲利之權利。我國雖無直接相應之權利,惟實務上均已肯認侵害肖像權,即是侵害人格權法益,而得依民法請求相關損害賠償。因目前實務似無具體案例探討侵害其他形象特徵之情形,本文擬參考既有肖像權相關判決,試論利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵拍攝廣告可能之法律風險如下。 可能之民事法律責任 按民法第18條第1項規定:「人格權受侵害時,得請求法院除去其侵害;有受侵害之虞時,得請求防止之。」民法第195條第1項亦規定:「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額。」據此,智慧財產法院101年度民著訴字第19號民事判決,於論述肖像權之保護時,參考美國法公開權(Right of Publicity)之概念,認定肖像權於商業使用之公開權,因具有商業價值,除具人格權外,亦含有財產權性質。侵害人為自己利益,未經同意擅自利用權利人之姓名或肖像等,即構成公開權之侵害。並解釋肖像權係個人對其肖像是否公開之自主、彰顯其個人人格特徵之權利,具有人格利益,因此認定肖像權屬於民法第18條之「人格權」,亦屬於民法第195條第1項之「其他人格法益」,而受保護。 依前揭判決之見解,肖像權係個人對其肖像是否公開之自主、彰顯其個人人格特徵之權利,具有人格利益,且肖像權於商業使用之公開權,因具有商業價值,除具人格權外,亦含有財產權性質。則名人對其賦特色並具有辨識力之姿態、聲音或其他個人形象特徵,應亦有權決定是否自主公開,並對於其商業使用之公開與否具有支配權,而應認定屬於民法第18條之「人格權」,及民法第195條第1項之「其他人格法益」。 是以,未經名人同意,即以名人具有辨識力之姿態、聲音或其他個人形象特徵,拍攝廣告推銷其產品,即可能侵害該名人之人格權及人格法益,該名人得依民法第18條之規定,請求停止侵害行為。如情節重大者,亦得依民法第195條第1項,請求精神上之慰撫金。所謂情節重大,法無明文,實務上未有定論,惟依前揭判決及臺灣台北地方法院96年度訴字第2645號民事判決之見解,倘被害人為公眾人物,因其肖像本身即具有一定之經濟上價值,未經同意即將其照片供作營業上使用,當屬情節重大無疑。 另因名人具有辨識力之姿態、聲音或其他個人形象特徵,具有商業價值,亦含有財產權性質(參見智慧財產法院101年度民著訴字第19號民事判決及105年度民著訴字第38號民事判決),故得依民法第184條第1項前段,「因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任」之規定,請求財產上之損害賠償。又,由於以財產權侵害定性理解個人身分商用權之侵害,就如同未經他人同意,就使用他人的財產對自己為有利之使用,此時行為人使用他人財產所獲得之利益,在經濟利益歸屬上,即當屬該他人所有,卻為行為人所受益,亦可透過不當得利之制度加以調整返還(參見臺灣台北地方法院96年度訴字第2645號民事判決及智慧財產法院105年度民著訴字第38號民事判決)。 可能之公平交易法責任 再者,利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵製播廣告,是否可能構成違反公平交易法第21條或第25條之規定?台北高等行政法院89年度訴字第3144號行政判決認,廣告內容是否有虛偽不實或引人錯誤之情事,應以交易相對人之認知,並就廣告整體內容判斷之。又依臺灣高等法院96年度重上字第323號民事判決之見解,若廠商未經名人授權,於廣告上使用名人肖像,足以消費者誤認該名人為其公司之代言人者,顯違反公平交易法第21條「廣告真實」之法理。是以,如以廣告整體內容整體觀之,廠商利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵製播廣告,可能使消費者誤認該名人為該廠商代言,則該廣告即有違反公平交易法第21條之可能,如有其他欺罔或攀附商譽之情事,則亦有可能違反公平交易法第25條之規定。 建議 綜上,目前實務雖未有相關判決討論利用名人姿態、聲音或其他個人形象特徵製播廣告之相關法律問題,惟依照現有有關肖像權之判決,應肯認該等形象特徵,亦為民法上應受保護之人格法益,且具財產性質,如遭受侵害,應得請求慰撫金及損害賠償。另未經名人授權而製播之廣告,亦可能有公平交易法不實廣告及違反公平競爭之問題,故廠商仍不得為節省成本,而採取此便宜措施。 如果您想知道更多有關個人公開權、個人身分商用權或形象權等法規事宜,歡迎聯絡合夥律師譚璧德,電子郵件地址為 pdernbach@winklerpartners.com 及許綾殷律師,電子郵件地址為 lhsu@winklerpartners.com。

「氣味」可以作為商標嗎?氣味商標的台灣實務現況

隨著商業活動的多樣化,視覺上的刺激已不能滿足市場需求。經營者開始利用聲音、氣味等創新手法來吸引消費者,並藉此強化品牌的獨特性。國際上對於商標客體之保護範圍,也因此逐漸擴大。從一開始的顏色、聲音等非傳統商標,已擴大至位置、氣味等新型態商標。台灣在2012年將商標法的保護客體,擴大到任何足以識別商品或服務來源之標識,皆可作為商標。因此,只要「氣味」具有足夠的識別性,同樣可以申請註冊成為商標。 氣味商標之台灣實務現況 但自2012年開放氣味商標至今,氣味商標之申請數量僅有12件,包括:「薰衣草氣味的中藥藥油」、「薄荷味的消炎鎮痛貼布」、「具地瓜味道之茶葉」、「爆米花氣味的麻油」等氣味商標。全部12件申請案件中,有10件不受理,1件遭核駁,並尚有1件仍在審查中,前景未卜。 簡而言之,氣味商標在台灣,目前尚無任何成功註冊之案例。 其中,白花油國際有限公司所申請之「具有薰衣草氣味之氣味商標」,於智財局不受理,且訴願亦遭駁回後,繼續向智慧財產法院提起行政訴訟,智財法院於2016年作成「智財法院105年度行商訴字第41號」判決,肯認智慧財產局所作之不受理處分並無違誤,全案敗訴確定,該氣味商標之申請,確定無法獲得註冊。 氣味商標面臨之困境 從以上發展不難發現,在台灣申請氣味商標確實是困難重重。氣味商標申請實務上,會面臨以下問題: 一、難以符合商標圖樣之形式要件 按商標法第19條:「商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現」。實務上認為氣味商標也必須符合第19條之「明確性」的要求。惟氣味並沒有圖樣可以表達,因此審查實務上即轉而以氣味商標之「文字描述」代替之,並要求該「文字描述」須符合第19條之「明確性」要求。 由於氣味並無形體,且多由多種物質之氣味混合,難以透過文字清楚地、具體地描述;此外,雖然申請人可以提供「氣味樣本」作為輔助,然而氣味有逸散之可能,無法達到客觀上持久及再現可能性。因此,實務上的商標申請案,大多不符合商標法第19條之要件,而被智財局以商標法第8條「申請不合法定程序」作成不受理處分。 甚至在前述「具有薰衣草氣味之氣味商標」案件中,申請人所提出之「商標樣本」(白花油實體商品)已有標示氣味的成分比例,然而智財局和智財法院均認為,由於用以公告給公眾的商標「文字描述」中,並未呈現比例,且比例影響混合型氣味重大,第三人將無法藉由閱讀該「文字描述」,確認其商標權之範圍,因此認定該商標申請案不符合商標法第19條之程序要件。 二、難以證明具有識別性 即使氣味商標申請案提供了夠清楚、具體的「文字描述」,符合了商標法第19條之形式要件,該氣味是否有足夠的識別性,使消費者能藉以辨識來源,仍是一大挑戰。消費者通常不會將「氣味」視為商標,而是作為商品或服務的特色或行銷手法,故「氣味」本身先天上即欠缺識別性,必須透過大量地使用,來證明其取得後天識別性(第二層意義),始能符合識別性之要求。 在美國商標申請實務上,眾多氣味商標案,除了因為氣味本身之於該類商品服務為功能性的角色,而被判定不應給予註冊外,更多則因為缺乏足夠證據證明已透過大量行銷、使用取得第二層意義,而被判定後天識別性不足,而不予註冊。 如何使氣味商標成功註冊? 雖然氣味商標在申請上面臨重大困難,但仍有成功註冊的可能。在美國,就有5件成功註冊的氣味商標,包括:以「梔子花氣味」使用於「繡線」、以「櫻桃氣味」使用於「賽車及娛樂用車輛之合成潤滑油」、以「口香糖氣味」使用於「球鞋、涼鞋、拖鞋、首飾和包包」、以「混合麝香、香草、玫瑰和薰衣草的味道」使用於「髮膠和護髮產品」等氣味商標。 最新一件成功的案例,是具有「麝香、香草和櫻桃氣味,並混合帶有鹽味的小麥麵團氣味」使用於「黏土玩具」。該氣味商標於2018年5月取得註冊。 在台灣,智財法院105年度行商訴字第41號判決中,則對氣味商標的「文字描述」提出了標準。首先,視該氣味是否為既有或習知之氣味,例如「薰衣草味」或「薄荷味」為單一氣味,且為常人所知。若為既有且單一的氣味,文字僅提及該氣味,即足以使第三人直接聯想至特定氣味,再輔以商標樣本,應足以表現氣味商標之內涵。反之,若為非既有或混合之氣味,因混合成分及比例之不同,其氣味即有所差異。此時申請人「至少」應清楚說明其成分及比例,而使第三人得藉由相同成分及比例,「再現」並理解該氣味。 綜觀台灣與美國之實務,具備以下幾種條件應較易成功註冊氣味商標- 一、以「單一氣味」作為商品服務之氣味商標,較易符合商標描述明確之形式要求。 二、以與商品服務無關,搭配上較具創意、創新,甚至異想天開之單一氣味做為特色,較能迴避「具功能性」而不應給予註冊之挑戰。 三、配合足夠之商品銷售量、有提及氣味特性之行銷、宣傳廣告,甚至提供消費者對於該「氣味」辨識度之市調,將較可能克服「識別性」的要求,成功獲准註冊。 如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。

博仲榮獲頂尖智財事務所殊榮

博仲法律事務所榮獲World Trademark Review列為頂尖智慧財產權事務所。台灣今年(2019)只有三家事務所獲此殊榮。 World Trademark Review在其年度WTR1000報告中表示,博仲在智財爭議及申辦工作的成就,讓人印象深刻,且博仲與國際智財社群高度連結,台灣甚少事務所有此程度。此外,博仲服務細心周到,重視客戶需求,為眾多產業全球頂尖品牌在台灣可尋求的合作夥伴。 World Trademark Review在智財執行及訴訟領域,個別推薦譚璧德、陳絲倩及郭建中三位合夥律師。其報告中讚賞譚璧德為國際智財領域深度思考者,啟發博仲團隊不斷勝利;陳絲倩律師以其豐厚的訴訟經驗,對博仲智財工作多所貢獻;郭建中律師則在訴訟工作中展現其對「強勢品牌」的高度理解。該報告亦讚揚譚璧德律師的智財申辦工作與策略。 您可在此網頁閱讀WTR1000排名的完整內容。

臺灣法院有管轄權嗎?網路時代下智慧財產權之國際裁判管轄權

一、 發生跨國侵害智慧財產權的狀況時,權利人該怎麼辦?可以在臺灣的法院提告嗎? 一家位於美國的甲公司在世界各地(包括臺灣)註冊X商標,某A在美國製造仿冒X商標的商品,並架設網站販售侵權商品,臺灣消費者可以透過該網站購買侵權商品。美商甲公司認為某A侵害其商標權,想要在臺灣對某A提起商標侵害的民事訴訟。此時,臺灣法院可以受理這個案件並且做出裁判嗎? 當一個智慧財產權案件包含涉外因素(例如:外國公司或個人、外國產品、侵害行為發生在國外等)時,臺灣法院就必須先判斷我國可否對此一案件作出判決,也就是我國法院是否有「國際裁判管轄權」。 傳統上,法院以「有體財產」或「領土地域」來判斷該國家是否擁有國際裁判管轄權。然而,在科技發達的現代社會,網路的無體性,使得法院難以用有形的物理空間作為判斷基礎。西元2018年5月,智慧財產法院針對此一問題徵求各方意見,可見網路時代下,智慧財產權的國際裁判管轄權議題,至關重要。 二、 我國目前對於國際裁判管轄權之決定的判斷標準有哪些? 國際裁判管轄權的判斷,缺乏統一的國際規範。觀察我國法院的操作,主要有三種判斷標準[1]: 類推適用說:我國民事訴訟法有關國內法院管轄權之規定,應類推適用於國際裁判管轄權。 法理說:國際裁判管轄權之問題,應基於當事人間的公平、裁判的正當與公正、程序的迅速與經濟之理念,對於管轄進行合理的分配。 利益衡量說:應針對具體個案所涉及的各種利益,如:當事人訴訟便利性及案件關聯性等因素,綜合衡量後,決定國際裁判管轄權之有無。 近年來,智慧財產法院採取法理說和利益衡量說之案例有增加的趨勢[2]。也就是說,在認定有無國際裁判管轄權時,應綜合考量具體個案所涉及的各種利益,並以當事人訴訟程序上之公平、裁判的正當與迅速,作為最高指導原則。 依照我國規定,在涉及侵權行為的智慧財產權訴訟時,以「侵權行為地國」的法院為管轄法院。我國最高法院判例指出,所謂侵權行為之行為地,凡一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之[3]。此一判例雖然是針對國內民事訴訟之規定,但是在涉外網路及智慧財產權事件中,也有適用[4]。 以商標權侵害案件為例,假設某A於美國製造侵權商品並販售至臺灣,此時,美國是侵權行為的實行行為地,臺灣是侵權行為的結果發生地。依照最高法院的見解,我國智財法院對於此一商標侵權的訴訟具有國際裁判管轄權。 美國法院在網路案件中,對於管轄權之判斷提出了許多指標性基準。因此,在涉及網路及智慧財產權的案件中,如何認定某一個國家有國際裁判管轄權時,我國法院或可參考美國實務上的操作方式,以為他山之石。以下簡介美國網路案件之裁判管轄基準供大家參考。 三、 美國網路案件之裁判管轄權 (一)美國網路案件之裁判管轄基準 在商業活動頻繁的現代社會,美國的裁判管轄原則,採取「最低接觸原則」以及「合理公平原則」的雙重標準。「最低接觸原則」是指,即便被告未出現在法院地,但只要被告與法院地之間有最低程度的接觸(minimum contact),法院就有裁判管轄權[5]。「合理公平原則」(reasonableness and fairness)則是要求法院行使裁判管轄權須符合公平實質正義[6]。若同時符合兩個原則,法院即得行使裁判管轄權。 美國法院在網際網路案件中,亦採取「最低接觸原則」和「合理公平原則」作為裁判管轄原則。然而,基於網路的無體性、跨國性,如何判斷網路使用者與法院地之間建立了最低程度的接觸,成為最關鍵的問題[7]。美國實務上採用各種不同的判斷方式,以下介紹幾個較著名的裁判管轄基準: 1. 量尺基準(sliding scale test)[8] 量尺基準將網站分為:「積極網站」(active website)、「互動性網站」(interactive website)和「消極網站」(passive website)三種類型。 若被告明顯地利用網路進行商業行為,有意且反覆地透過網路傳輸電腦檔案,與法院地居民締結契約,屬於「積極性網站」,該法院地的法院有裁判管轄權。若被告之行為僅是在網站上刊載資訊,使外州州民得接觸該資訊,則屬於「消極網站」,法院地法院無裁判管轄權。若電腦使用者得與網站伺服器主機交換資訊,則屬於「互動性網站」,此時須以「該網站上資訊交換的互動性程度和商業性程度」來判斷是否有裁判管轄權。 「量尺基準」雖然建立了明確的三分法,但是隨著網路功能的多樣化,大部分網站多屬於「互動性網站」,如何判斷網站上資訊交換的互動性程度和商業性程度,欠缺具體、固定的判斷標準,增加了法律不確定性[9]。近年來,美國實務上越來越少採用量尺基準[10]。 2. 效果基準(effect test)[11] 「效果基準」是指,縱使被告在法院地內並未從事任何實際之活動,只要被告有意地(intentionally direct)使其行為之效應在法院地發生,法院即得行使裁判管轄權。 然而,網際網路具有全球性,一個網路行為對於世界各國都有可能產生影響,採取效果基準將導致許多國家均享有裁判管轄權,產生更大的不確定性。此外,也會導致網路業者將面臨來自全球不可預見的管轄風險,影響網路商業活動的發展[12]。 3. 目標基準(targeting test) 「目標基準」是指,若被告透過網路所從事的行為是明顯指向(expressly target)法院地,且該行為對法院地造成了可預見(foreseeable)的結果,則該法院有裁判管轄權[13]。目標基準與效果基準皆涉及行為在法院地的結果,但效果基準強調行為產生的實際「客觀影響」,目標基準則強調被告能預見在法院地造成結果的「主觀意圖」。 目標基準最主要的關鍵問題,是判斷被告之行為是否有目的性地指向法院地。美國法院於個案中採用不同的參酌因素,包括:網站使用的語言、可接受的貨幣種類、伺服器主機的位址、國家頂層網域名稱之使用、商品或服務的廣告行銷、法律條款、免責聲明、是否於該地提供售後服務、是否於網站上標示業者於該地的聯絡資訊等[14]。 美國實務上,越來越多法院採用目標基準。美國律師協會於西元2000年提交的報告明確將目標基準作為判斷網路裁判管轄權的方法。而目標基準也在國際組織得到廣泛的關注,例如:經濟合作與發展組織(OECD)的「消費者保護條例」(Consumer Protection Guidelines)、海牙國際私法會議在2001年的「民商事管轄權與外國判決公約草案修正意見(Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in [...]

商標廢止案件是否適用一事不再理?

經濟部智慧財產局籌辦商標法令說明會多年,蒐集眾多極具實務重要性之案例於說明會中分析介紹,供與會之各方專家、學者及律師討論思辨,其對於促進台灣商標法實務發展貢獻良多。於107年4月25日召開之107年度商標法令說明會,同樣內容精彩豐富,筆者特此表示感謝及敬意。 本次商標法令說明會所舉之「AIR JUMP」廢止案例,提及法院判決對於主張商標廢止之理由,認定並無「一事不再理原則」之適用。說明會現場主講之智慧財產局商標審查官,亦表示贊同上開見解。蓋對照商標法第56條、第61條,對於異議、評定案件,均有明文之一事不再理之相關規定,商標法廢止章節則無類似規定,且商標法第67條亦無準用同法第56條、第61條,似可印證立法者亦認為商標廢止案件並無「一事不再理原則」之適用。再者,實務上,最為常見基於商標法第63條第1項第2款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」所提之商標廢止案件,申請者經常於廢止不成立處分後,再行提起相同理由之廢止申請,未見因重複提出而不受理,似亦呼應前揭論點。 究竟商標廢止案件有無適用「一事不再理原則」,本文認為尚存疑義,分析理由於下。 主張廢止案件並無「一事不再理原則」之適用,其主要理由,係認為商標權人有持續維持商標使用之義務,故重複依據第63條第1項各款,反覆檢視商標之使用狀態,並不為過,而應可持續重複提出。然,重複提出之商標案件,是否一定屬於「一事不再理原則」中所定義之「一事」,其實是非常有疑問的。 怎麼說呢?例如對於某一商標主張第63條第1項第2款「未使用達三年」而申請廢止者,若先後提起之廢止申請時間並不相同,則其三年之「未使用商標期間」計算時點即有不同。本於商標廢止制度之精神,自然有再次審查系爭商標實際使用狀況之必要。前後兩案之三年期間計算不同,要件事實即屬有別,當然並非相同之「一事」,並無違反「一事不再理原則」,也無須排除「一事不再理原則」之適用。 反之,若兩次廢止申請均在同一日提出,因為所主張之「未使用商標」之期間完全相同,此時若堅持廢止案件並無「一事不再理原則」之適用,智慧財產局仍有重複審查該案之義務,顯然即有浪費行政資源以及違反程序法精神之嫌。 再者,以商標法第63條第1項第1款「變換使用」為理由而申請廢止者,若於廢止申請不成立確定後,基於同一事實、同一證據、同一理由,竟可再次提出相同之廢止申請,非但造成商標權人之困擾與紛爭無法止息,也將造成智慧財產局行政審查資源之浪費,其不合理之處甚為顯然。就此,107年度商標法令說明會所舉之「AIR JUMP」廢止案例,之所以得以重複提出申請,係因前後兩次對於同一標的商標所提之廢止申請,其據以廢止申請之商標並不相同。基礎事實有別,即非同一事件,當然非屬「一事不再理原則」之例外情形。 綜上說明,本文對於107年度商標法令說明會所呈現智慧財產局歷來之見解,認為商標廢止案件並無「一事不再理原則」之適用,建議應進一步探究何謂「一事不再理原則」中「同一事件」,而再行斟酌。 如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。 本文章由郭建中律師及吳達彥實習律師共同撰述。

 

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