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使用與他人商標近似之名稱作為公司名稱,會構成商標侵害嗎?

著名的基金品牌「富蘭克林」,有權阻止他人使用「富蘭德林」作為公司名稱嗎?商標法第70條第2款規定:「明知為他人著名之註冊商標,而『以該著名商標中之文字』作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者,視為侵害商標權」,該條文中之「著名商標中之文字」是否限於相同之文字?智慧財產法院於「富蘭德林」一案之第一、二審判決,採取了否定的見解。 本文試以「富蘭德林」一案,討論商標法第70條第2款有關「著名商標中之文字」解釋之相關問題。 一、 案件事實 全球最大的資產管理公司之一「富蘭克林坦伯頓基金集團(FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS)」,透過旗下之「富蘭克林證券投資顧問股份有限公司」,自西元(下同)1990年起,在台灣提供基金投資之相關服務。並由集團中之「富蘭克林坦伯頓承銷公司(FRANKLIN/TEMPLETON DISTRIBUTORS, INC.)」於1998年,向經濟部智慧財產局申請註冊「富蘭克林」商標(註冊第00131837號),於2000年獲准註冊,授權「富蘭克林證券投資顧問股份有限公司」使用於所提供之基金投資服務。 2002年發跡於上海之台商「富蘭德林事業群」,其負責人於2003年,在我國取得「富蘭德林」商標,註冊於第35、41類之「工商管理協助、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、教育、出版」等相關服務,但是,並沒有註冊於其後來實際使用之「證券投資諮詢、顧問」業務。 2013年,「富蘭德林事業群」返台成立了「富蘭德林證券股份有限公司」、「富蘭德林投資有限公司」二公司,並使用「富蘭德林」作為其商標,在台從事「證券投資諮詢、顧問」之業務,引起「富蘭克林坦伯頓基金集團」之注意,委託律師發函,要求其停止使用「富蘭德林」作為商標及公司名稱之特取部分。 「富蘭德林」二公司表示,「富蘭德林」是由英文之「Friendly(友善)」音譯而來,與「富蘭克林」是來自於美國立憲之父「班傑明‧富蘭克林( Benjamin Franklin)」姓氏「Franklin」之音譯,明顯不同。他們從未對外宣稱,與「富蘭克林坦伯頓基金集團」有任何關係,「富蘭德林」並不會造成消費者的混淆誤認。拒絕「富蘭克林坦伯頓基金集團」之要求。 因此,於2015年,「富蘭克林坦伯頓承銷公司」即向智慧財產法院提起民事訴訟,主張「富蘭德林」二公司,是為了攀附其商譽,而刻意採用「富蘭德林」此一高度近似的公司名稱及商標,藉此混淆消費者,使消費者誤認「富蘭德林」二公司是其關係企業,而侵害其「富蘭克林」商標權,而請求法院命其停止相關之使用。 二、 「富蘭克林坦伯頓承銷公司」的要求是否有理由呢? 在台灣,商標權人所享有的權利,原則上只能夠排除他人使用近似、有致混淆誤認之虞之「商標」,而無法阻止他人使用相同或近似之文字,作為「公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」之使用。但是商標若經由大量之行銷、宣傳,成為「著名商標」時,商標法則擴大其保護範圍,賦予排除他人使用於「公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」之權利。另一方面,也賦予其排除近似之商標,使用於非類似商品之權利。 由於「富蘭克林坦伯頓承銷公司」擁有在先註冊之「富蘭克林」商標,可以主張「富蘭德林」商標屬近似商標,有致消費者混淆誤認之虞,故侵害其商標權。同時,亦可主張「富蘭克林」商標多年來在我國廣泛行銷,已經在「基金投資」相關服務成為著名商標,有權排除「富蘭德林」二公司,使用「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分。 商標法第68條第3款規定:「於同一或類似之商品或服務,『使用近似於註冊商標之商標』,有致相關消費者混淆誤認之虞者」,為侵害商標權。因此,若經法院確認,「富蘭德林」商標與「富蘭克林」商標近似,有致消費者混淆誤認之虞,則「富蘭克林坦伯頓承銷公司」有權排除「富蘭德林」商標之使用。 其次,商標法第70條第2款規定:「明知為他人著名之註冊商標,而『以該著名商標中之文字』作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」,視為侵害商標權。其中,該法條之用語「『以該著名商標中之文字』作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」,與商標法第68條第3款規定之用語「使用近似於註冊商標之商標」,明顯有所不同。從文意解釋來觀察,商標法第68條第3款之規定,似乎有意與商標法第70條第2款之規定區別,將該條侵權之範圍,限縮在「相同」於著名商標之「公司名稱」或其他名稱。而本案中被告之公司名稱特取部分為「富蘭德林」,與原告所擁有之商標「富蘭克林」,有「德」、「克」之區別,並非完全相同,究竟是否構成商標法第70條第2款之侵權態樣,即有爭議。 參考經濟部智慧財產局「商標法逐條釋義」之解釋,商標法第70條第2款「所稱著名商標中的『文字』,係指與著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字『相同』者而言。參酌第1款使用『相同或近似』商標之用語,本款既為視為侵害之擬制規定,解釋上自不宜任意擴大著名商標中的『文字』及於所謂『近似』之判斷範圍。但依社會一般通念,其予人識別的主要印象實質上相同者,或作為特取部分的一部分使用時,仍屬使用著名商標中之文字」。因此,依照經濟部智慧財產局之解釋,商標法第70條第2款的「以該著名商標中之文字」,原則上指的應該是相同的文字,例外及於雖不相同,但「予人識別的主要印象實質上相同」,或「作為特取部分的一部分」之情形。 三、  本案中,「富蘭克林」與「富蘭德林」當然並非相同,但是究竟是不是「予人識別的主要印象實質上相同」之情形呢? 智慧財產法院第一審判決指出,「觀諸『富蘭德林』或『富蘭克林』二者間,雖有『德』與『克』之差異,但『德』與『克』均有『ㄜ』之尾音,加以其他『富』、『蘭』、『林』三字均相同,故『富蘭德林』或『富蘭克林』會使人認為只是音譯之別,其二者予人識別之主要概念實質上相同。……..仍屬使用著名商標中之文字」,而認為「富蘭德林」或「富蘭克林」只是音譯之別,實質相同。 智慧財產法院第二審判決,基本上採取與第一審相同之見解,但是進一步分別從「外觀」、「讀音」、「觀念」不同面向分析,認為「富蘭德林」或「富蘭克林」外觀「高度近似,甚至實質相同」,讀音「實難輕易區辨富蘭德林與富蘭克林之異同」,觀念均「予人之整體來自同一翻譯文字之印象」,認定「屬使用著名商標中之文字」,作為公司名稱。 從智慧財產法院一、二審的判決內容可知,法院認為商標法第70條第2款所規定的「以該著名商標中之文字」,並不限於完全相同的文字,若「只是音譯之別,其二者予人識別之主要概念實質上相同」,或「外觀高度近似,甚至實質相同」,「實難輕易區辨異同」,「來自同一翻譯文字」,均可能認定為「屬使用著名商標中之文字」。此一標準與「商標法逐條釋義」中所採「予人識別的主要印象實質上相同」,是類似的概念。 從以上判決實務可以得出一個結論,「著名商標」不但能排除他人使用完全「相同」的文字,作為「公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」,對於並非完全「相同」的文字,但是高度近似,足以認定為「實質相同」者,亦得排除之。 至於,「富蘭德林」與「富蘭克林」究竟算不算實質相同呢?筆者認為,「Benjamin Franklin」在台灣,已然成為知名度非常高的美國歷史人物,他的中譯姓氏均採用「富蘭克林」,僅非常少數使用「弗蘭克林」或「佛蘭克林」,經過長期的共同使用,幾乎已經約定俗成定於一尊。會將「富蘭德林」認為是「Franklin」中譯音的,應該是少之又少吧! 如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。

台灣財政部關務署修正「海關執行商標權益保護措施實施辦法」

為提供對商標權人更加全面之權利保護,以及加強台灣海關對於商標侵權商品之邊境管理措施,財政部關務署遂配合電子化政府以及簡化行政程序之方針,於2016年12月30日修正「海關執行商標權益保護措施實施辦法」(下稱本辦法),並於2017年1月1日開始全面施行。 本次主要的修正為: 一、 修正過去「一商標圖樣為一申請提示保護案」之作法,以「一商標註冊號數為一申請提示保護案」 過去海關處理商標提示保護之申請,是以「商標圖樣」做為案件之單位,同一「商標圖樣」,數個註冊號數,均歸為同一案件。惟鑑於不同商標註冊案,其權利保護期間、權利範圍各有不同,仍有區分之必要。因此,本辦法修正後第3條第1項明確規範,有商標權人就不同商標註冊號數向海關申請提示保護,需依個別商標註冊號數,分別向海關辦理資料登錄。 二、 延長提示保護期間,簡化需每年延展之程序 過去海關核准之提示保護期間,以一年為限。若需延長,商標權人須每年提出延長之申請。為簡化程序,本辦法新修正後第4條第1項,將商標提示保護期間,修正為「自海關核准日起,至商標權利期間屆滿為止」,商標權人無須再逐年提出延長申請。若商標權利期間因將告屆滿,而經商標權人申請延展者,仍須向海關提示延展商標權利期間之證明文件,以變更經登錄之資訊,商標權人無須重為申請。 三、 明訂商標權人或其代理人之協力義務,無法連繫或無代理人等情形,海關得提前終止提示保護期間 為加強商標權人或其代理人對商標保護之協力義務,本辦法新增第5條,關於海關得提前終止提示保護期間之情形,如:(一)海關無法透過商標權人或其代理人申請提示保護所檢附之資訊取得聯繫者、(二)商標權人於台灣境內無住所或營業所,而又與代理人終止委任關係或有其他委任關係消滅之事由而致商標權人於台灣境內無代理人者。 四、 明訂商標權人檢舉特定進出口貨物侵害商標權利時,海關應將受理情形或不受理之理由,通知商標權人 於商標權人主動檢舉特定進出口貨物有侵害其商標權利之情況時,本辦法修正後第6條第2項,明文規範海關具有通知商標權人其申請是否經受理,且於不受理時,尚應說明不受理之理由。 五、 修正進出口人得以「授權證明文件」,或其他無侵權情事之證明文件提供予海關,證明無侵權情事 本辦法修正後第7條第1項,將過去進出口人必須提供「授權證明文件」,證明並無侵權之規定,改為可提供任何「無侵權情事之證明文件」。 六、 明訂海關得依申請,提供商標權人疑似侵權物之照片,供其判斷商品之真偽,以加速處理程序 為縮短商標權人判斷是否前往海關鑑定之時間,本辦法修正後第7條第5項新增:海關得依申請項商標權人提供疑似侵權物之照片,惟商標權人不得僅依海關提供之照片判定進出口商品之真偽。 七、 明訂商標權人於台灣境內無住所或營業所者,必須委任代理人協助執行本辦法所訂之商標權利保護程序 有關商標權人執行本辦法之商標權利保護措施,原則上採行任意代理制度。惟若商標權人於我國無住所或營業所之情形時,則例外明訂採行強制代理制度。所以,如係在台灣境內未有住所或營業所之商標權人,有關聯繫前往海關進行侵權與否之認定、海關文件或通知之送達需向經商標權人委任之代理人為之。 八、 本辦法第15條新增經登記之商標專屬被授權人,其地位等同於商標權人 有關本辦法中,海關就商標權利保護之邊境管理措施相關程序,商標專屬被授權人得以自己之名義為之,且得排除第三人依本辦法為相同之申請,藉此與商標法專屬授權之規定一致。 關於本次修正,除延長核准提示保護期間外,未來商標權人亦可採用電子方式申請提示保護,查詢申請相關資訊,提供商標權人更加便利之措施。惟,商標權人仍須注意,應於商標權利期間將屆滿時,向海關提示延展商標權利期間之證明文件,延續其提示保護之期間,避免損及商標權利之保護。而若係外國商標權人於我國無住所或營業場所者,則須注意強制委任代理人辦理提示保護申請之規定。 如果您想知道更多有關商標或智慧財產等法規事宜,歡迎聯絡本所合夥人郭建中律師,電子郵件地址為 gkuo@winklerpartners.com 或電話 +886 (0) 2 2311 2345 分機 534。

博仲在五項執業領域榮獲Legal 500推薦

博仲法律事務所今年再度成躋身《Legal 500》推薦的亞太地區法律服務提供者之列。合夥人陳慧玲律師所帶領的保險業務已連續五年獲得《Legal 500》評比為最優等事務所,該團隊尤其專長於董監事責任保險。《Legal 500》指出,陳慧玲律師「在保險領域有豐富的經驗,曾代表積極尋求將台灣納入其大中華區業務之國際性保險公司」。 在勞僱領域方面,本所亦獲得優等評比。帶領本所勞僱業務的合夥人陳絲倩律師獲評為「代表國際性企業處理勞僱爭議的優秀律師,並在勞僱領域相關諮詢顧問實務上具有廣泛經驗」。本所合夥人譚璧德亦因其在智慧財產領域的卓越表現受到高度推薦,獲評為傑出律師。《Legal 500》提到,本所不但代表相當高比例的全球知名品牌處理其商標執行及申請業務,亦提供專利申請服務。合夥人郭建中律師則因其在智慧財產訴訟方面的表現而獲推薦。 此外,在爭議解決及企業併購兩項領域,本所的表現亦獲得肯定。《Legal 500》指出,本所代表國際客戶進行一系列的商業訴訟,包括執行外國判決,而由本所顧問柏禮文與陳慧玲律師一同帶領的企業法律業務則以對台投資及創投交易為主。 《Legal 500》針對全球的法律事務所在各執業領域進行排名已逾25年,其特別著重以向企業法務提供專業與符合企業目標之法律諮詢意見的執業團隊作為評比對象。您可以到這裡查看最新的《Legal 500 Asia Pacific》排名。

 

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