December 2007
新型專利技術報告的新措施
作者：陳采琳
2004年所施行專利法，為因應一些產品生命週期短之產品及企業商業策略之運用，乃將新型專利改採形式審查方式審查，所謂形式審查係指專利專責機關對於新型專利申請案之審查，只根據新型專利說明書判斷是否滿足形式審查要件，而不進行前案檢索以及是否滿足專利要件（即新穎性, 進步性及產業可利用性）等專利內容的實質審查，故將新型專利改以形式審查，不但可加速專利審查速度，亦符合企業欲盡早獲得專利權利之需求，但日後新型專利權人欲行使其新型專利權時，依專利法第104條規定應提示新型專利技術報告。
按專利法第104條規定，一般新型專利權人欲日後行使其新型專利權，應向智慧財產權局（簡稱“智慧局”）申請新型專利技術報告，該技術報告乃是由智慧局針對該新型專利技術內容提供其是否符合專利要件（即新穎性或進步性）之意見書，純屬參考性質而非智慧局之處分，故以往申請人一旦提出申請僅能靜待智慧局做出最終的技術報告結果，對於審理過程並無法了解或探知其一二，因而常常有申請人所獲得的是一份專利要件評價低的新型專利技術報告，卻苦無救濟的機會，以致於新型專利權人雖擁有新型專利証書但因新型專利技術報告評價內容不佳，而無法順利向他人行使其新型專利權之窘境。
但自今年（2007）元月起，智慧局對於新型專利技術報告之處理流程，增加一前置說明新的措施，即當智慧局評價新型專利技術內容有不具新穎性或不具進步性要件時（通常在可能評分低於3以下），須先寄發一份「引用文件通知函」的前置說明予申請人，讓申請人可先了解該新型專利不符專利要件之處，並有機會在新型專利技術報告寄發前，針對智慧局認為不符專利要件事項提出說明或為必要之更正，以期獲得一份高評價的新型專利技術報告，以利日後專利權之行使無礙。
以往專利權人對於新型專利技術報告之申請持有一種矛盾心態，一方面希望提出申請並獲得一份高評價技術報告以利日後專利權之行使，另一方面卻又擔心獲得的是一份評價不佳的報告結果，而又完全無任何救濟機會；筆者相信藉由此次智慧局提供「引用文件通知函」的前置說明措施，應可稍稍提供專利權人救濟的機會，並以減少獲得低評價之技術報告結果。
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新型專利的迷思
作者：游逸倩
新型專利是指對於物品之形狀、構造或裝置之創作，與一般人所認知的發明專利相較之下，新型專利通常被解釋為技術層次較低的發明，常見的新型專利也多半是根據現有的產品所做出的改良。舉一個簡單的例子來說，電腦可以說是一項劃時代的發明，但針對原有的電腦鍵盤的改良就可被認定是一種新型專利的創作（更多新型專利的介紹，請參閱『台灣新型專利介紹』一文）。也因為新型專利的技術層次較低，一旦有了更新穎的創新設計出現，原來的新型專利就可能失去商機而不再具有經濟價值。在新型專利短暫的生命周期之下，若專利的審查期間過長（一般而言大約需二至三年的期間），新型專利的擁有者即將面臨著要何時將具有新型專利的商品推向市場之兩難。如果產品在未獲得註冊之前就上市，則市場上的競爭者或不肖業者即起之模仿，然而新型專利的擁有者卻因為尚未獲得專利權而不能採取法律行動；但若是要等到專利註冊後才能將產品上市，到時候自己的新型專利是否還在市場上還有商機，也是一大疑問。
為了解決這樣的困境，我國在93年7月日施行的專利法下，特別將新型專利申請由原本需要經過繁複的審查程序，即就該項新型專利是否為「全世界」獨一無二的創作、是否有增進原有物品功能、是否是一般人均可想像得到的創作等條件逐一加以審查的方式（一般稱為「實體審查制」），改為只需要審核文件是否正確無誤，如申請書、創作說明書等等是否已揭露必要事項且無明顯不清楚處等，即通過審查（即「型式審查制」）。申請人在接獲智慧財產局通知後，即可繳交證書費及第一期註冊費，並收到新型專利證書。
在改為型式審查制後，一般新型專利約在申請日後八到十個月內即可完成審查而獲得註冊，較諸過去在實質審查下平均須耗費二到三年才能取得專利註冊而言，型式審查制的確是大幅縮短了審查時程。但是對申請人而言，在如此便捷程序下所取得的專利，是否真的可以量產了嗎？在實施專利時就代表沒有他人的專利會與自己的專利相同而有侵權的問題了嗎？
簡單的說，形式審查制下的新型專利，智慧財產局並不會主動事先針對專利的內容是否與他人已註冊或申請在先的專利相互比較，也不會去分析該項專利是否具有進步性、非顯而易見性等等專利的基本要件，因此，申請人取得的新型專利實際上存在著相當的不安定性與不確定性，新型專利權人在取得註冊拿到證書後，若沒有再去申請技術報告要求智慧財產局就專利的實質要件做進一步分析的話，實際上並無從得知自己的專利是否與他人的專利相同，在實施上是否會因此造成侵害他人的專利權。
在另外一方面，若是有人侵害了自己的新型專利權，新型專利權人雖然可以馬上提起相關的法律行動，如起訴、申請保全程序等等，但是會有什麼風險呢？就像先前所說的，新型專利在採取型式審查制後，智慧財產局並不會主動針對專利的實質內容做審查，因此權利範圍可以說是處於一種不確定的狀態。一旦對方主張新型專利的權利內容有瑕疪時，新型專利權人能否主張自己的權利就產生疑問了。
也因為新型專利較之發明專利更容易獲得註冊，為了避免新型專利權人在取得新型專利後濫行訴訟，造成競爭對手或第三人在技術利用及研發上的困擾，專利法第104條另有規定「新型專利權人行使新型專利時，應提示新型專利技術報告進行警告」，如果專利權人未提示新型專利技術報告的話，一旦新型專利日後因為實質要件的欠缺而遭到撤銷的話，對於先前因其行使新型專利權所導致他人遭受到的損害，新型專利權人必須要負擔賠償責任。但若新型專利權人有提示技術報告的話，即可推定是無過失，而不須負損害賠償之責。
因此，新型專利技術報告不僅是在實施新型專利權時，避免侵害他人先前已存在專利權的重要參考資料，更是日後在行使專利權時確保自已免於賠償責任的證據。雖然技術報告約需一年的時間才能做出，但是在等待技術報告的期間內，並不會影響到新型專利權的行使，新型專利權人仍可繼續進行各項商業活動，並不會有多大的不便。因此，建議新型專利權人在專利已獲得註冊後，儘早申請技術報告，就新型專利是否合乎新穎性、進步性、先申請原則等要件進行分析，以明白確定專利權內容，此舉不但可避免侵害他人申請在先的專利，一旦遭受到侵害時，更可直接迅速地採取行動。
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文魯賓律師專訪
大愛一台(第9頻道)"草根菩提"專訪文魯賓律師，分享環保理念及推動"綠色辦公室
"心得與成果。播出時間為12/21(五)6AM、6PM及重播 12/24(一) 1AM，歡迎大家一
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買來或租來的影片，可以再行出租他人嗎？----網路租片侵害著作權？得利影視指控威望侵權
作者：郭建中律師
全球知名光碟片大廠中環集團所屬，擁有好萊塢八大片商台灣區專屬授權之得利影視公司，日前指控威盛電子集團轉投資的威望國際公司，以每片39元之價格，於CatchPlay網站出租好萊塢八大片商發行之影片，侵害其著作權。
得利影視指出，其所擁有八大片商發行影片之權利，是台灣地區之專屬授權，任何未獲得利影視公司合法授權之第三人，不得任意出租或出售該影片，否則即屬侵害其著作權。得利影視進一步指出，威望國際於CatchPlay網站，以每片39元之價格所出租之影片，多數是得利影視授權出租版，懷疑是從其授權之出租店流出。得利影視公司並委託律師對威望國際寄發律師函，要求立即停止違法出租影片之行為，並考慮提出訴訟求償。
威望國際對此指控則強硬回應指出，他們早在推出線上租片服務之前，就已經研究過著作權之相關問題，絕對不會作違法的事，在法律上一定站得住腳。
得利影視與威望國際間之爭議，涉及了著作權中有關「出租權之範圍」及「權利耗盡原則」，由於威望國際出租之影片來源為何，目前並不清楚，尚難以斷定孰是孰非。本文僅就著作權中有關「出租權之範圍」及「耗盡原則」之理論及規定來加以說明。
依著作權法第28條之1之規定，著作人原則上專有以移轉所有權之方式，散布其著作之權利；另依第29條規定，著作人另專有出租其著作之權利。故，原則上「散布權」及「出租權」是專屬於著作人（著作財產權人）。
但著作權法第59條之1及第60條第1項另規定「在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散布之」、「著作原件或其合法著作重製物之所有人，得出租該原件或重製物。但錄音及電腦程式著作，不適用之」。此為學理上所稱「第一次銷售理論」或「權利耗盡原則」之明文規定。換言之，著作財產權人將著作原件或其重製物首次出售或移轉所有權後，對於該原件或重製物的散布權或出租權即已耗盡，不能再禁止取得該原件或其重製物之所有人，再行散布或出租之。
惟「第一次銷售理論」或「權利耗盡原則」適用之前提，必須是該重製物是合法取得之合法重製物，亦即該重製物並非盜版，且所有人已合法取得其所有權。其次，由於我國著作權法禁止「真品平行輸入」(著作權法第87條第4款)，因此平行輸入之重製物，也無從主張「權利耗盡原則」之適用。
許多國內之影片代理商，為了規避前述著作權法第60條的之規定，向來不將影片的所有權移轉給出租店，僅授權出租店出租，並在影片的封面或光碟片上，清楚註明「出租專用」、「本產品所有權屬ｘｘ（影片代理商）所有」等文字。因此，出租店既然未能取得影片所有權，影片上也清楚標示了影片所有權之歸屬，出租店也就無法再將該影片所有權移轉給第三人，第三人也因此無法主張權利耗盡，而取得將影片出租他人之權利。
根據上述之說明，如果最終確認威望國際所出租之影片，是從得利影視授權之出租店所流出，因威望國際並未合法取得影片所有權，即無法取得出租該影片之權利。此外，倘若該影片係平行輸入，威望國際出租該影片同樣會構成著作權之侵害。
反之，若威望國際之影片，係從得利影視透過其他通路所販售之影片，在威望國際合法取得影片所有權之情形下，即得主張前揭著作權法第60條「第一次銷售理論」或「權利耗盡原則」之適用，得任意在網路上以更具競爭力之價格出租，不受著作財產權人之限制。
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公視採訪博仲
12/14 (五) 晚上9點將於第13台公視"我們的島"節目中，介紹博仲過去四年來的辦公室環保及綠化成效，同事如何腦力激盪發起更多的省電、節能、減碳大作戰心得分享。
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出席歐僑商會(ECCT)擔任主講人
本所李志珊律師及法務專員林馬仕( Marcus S. Clinch)受邀於2007年12月6日在歐洲商務協會（the European Chamber of Commerce Taipei, ECCT）以「外國投資人在台灣進行投資時普遍關切之法律事項」為題舉行演講。歐洲商務協會為歐洲國家企業在台灣首要之商會組織，成員包括在台灣來自三十餘個國家，共超過350家之跨國企業。
李志珊律師在本所承辦許多公司法務與併購案件，近年來曾協助一英國居領先地位之期貨商來台取得台灣之知名期貨商股權，並繼續在其後該台灣期貨商進行上櫃計畫時，協助其行使股東權利；她也曾協助國外之電力傳輸設備製造商投資購買台灣同產業製造商過半數之股權，和美國半導體公司來台設立分公司等。
法務專員林馬仕是加拿大Nova Scotia律師公會會員，除了一般商務案件之外，他也擅長於個人隱私資料保護相關法令，及協助國外法院在台灣送達之案件等。林馬仕目前在歐洲商務協會裡擔任酒精飲料協會的共同主席。
