September 2008
商標與他人近似商品卻完全不相關，一定就沒事嗎？
作者：顏嘉利
1. 前言
商標近似他人已註冊商標，商品又與該註冊商標所指定商品類似者，使用該商標即有侵害他人商標之虞，申請註冊該商標亦無法成功，此乃商標最基本的常識，無庸置疑。
但如果與他人商標近似，指定商品卻完全無關呢？通常大家就會覺得應該沒有問題吧！二者商品領域南轅北轍，根本不會引起什麼混淆誤認。我想，這答案原則上是對的，但是，它還是有例外。那，例外應該不常發生吧？很不幸的是，它竟然是筆者從事商標行業十幾年來最常遇到的問題。
例外是什麼呢？例外就在「著名商標」四個字。商標近似他人著名商標，即便二者商品完全無關，仍然無法註冊該與他人著名商標近似之商標，不論該著名商標註冊與否；若該著名商標已註冊，使用該與他人著名商標近似之商標，更有侵害商標之虞。
舉「可口可樂」為例，「可口可樂」係舉世聞名的商標，其最著名的產品為可樂等碳酸飲料。如果阿嬌姨想以「可口可樂」使用在自己開設之美容院，在台灣南部開一家「可口可樂美容院」，可以嗎？阿嬌姨又想說順便申請註冊「可口可樂」商標指定在第44類的美容院服務，可以嗎？或許有人會說，美國這家「可口可樂」飲料公司，不可能在台灣的南部地方開一間「可口可樂美容院」，當地的居民也不會以為這間「可口可樂美容院」跟美國那家知名飲料公司會有任何牽連，既然不會產生混淆，那使用一下又有何妨？
我想，看到前面的解釋，答案相當清楚。阿嬌姨不但不可以開設「可口可樂美容院」，也不可以申請註冊「可口可樂」指定於「美容院」服務。接下來筆者要更詳細解釋一下為什麼會有這麼多「不可以」。
2. 註冊
商標法第23條第1項第12款規定，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。依照此條規定，商標與他人著名商標近似，不論該著名商標註冊與否，若二者商標有致相關公眾混淆認之虞者，不得註冊。所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，應依照經濟部智慧財產局93年發佈之「混淆誤認之虞審查基準」加以認定。該基準設定有許多參考因素，其中包括第3項「商品/服務是否類似暨其類似之程度」。雖該「商品/服務是否類似暨其類似之程度」僅為參考因素之一，而非必要條件，然有關「有致相關公眾混淆誤認之虞」之認定，既仍需考量「商品/服務是否類似暨其類似之程度」，則原先討論「商品完全無關」之情形，即非本款前段之規定（即「與他人著名商標近似，有致相關公眾混淆誤認之虞」者）所能適用。
答案應該很明顯了，就在該規定後段的部分，相同或近似他人著名商標，「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」。所謂「減損」，乃是源自於英文的「dilution」（亦有「稀釋」之概念）。依照世界智慧財產權組織（WIPO）之決議，應賦予著名商標較高的保護，我國雖非WIPO之會員國，為符世界潮流，仍導入「dilution」（「減損」）之概念。
至於有關「減損」、「著名商標」、「識別性」或「信譽」等不確定法律概念，智慧財產局特別訂有「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」予以闡明，並針對商標法第23條第1項第12款前段與後段之區別，加以釐清。
例如：審查基準就認為，商標法第23條第1項第12款後段規定之「著名商標」，其著名程度應比前段規定之著名商標為高，因為越著名的商標其識別性越高，同時識別性較高，即較有識別性被「減損」之問題。而既然越著名的商標越有機會適用後段之規定，本文所探討之「商品完全無關」之情形，亦僅該後段之規定可得適用，以提供較著名商標更大之保護。換言之，即便商品完全無關，若所近似之商標為相當著名之商標，亦因有違商標法第23條第1項第12款後段之規定，不得註冊。
3. 使用
商標法第62條第1項規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權。
此規定與前述商標法第23條第1項第12款後段之規定相似，但此規定中之著名商標須已註冊，且侵害商標權者主觀上須為「明知」。此外，第62條規定「致減損著名商標之識別性或信譽者」，視為侵害商標權，而第23條第1項第12款則僅規定「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，即不得註冊，二者在證明著名商標識別性或信譽被減損之程度上容有差別。第62條由於係有關侵害與否之認定，標準上似較第23條第1項第12款嚴格。然而，在法院實務上，欲證明著名商標之識別性或信譽已被減損，卻有其困難。是否只要使用一與著名商標近似之商標，即當然減損該商標之識別性或信譽，實務上不但相關訴訟案件不多，法院的見解亦不一致。若否，又欲如何證明商標之識別性已被減損，或者減損的程度要如何，才能符合商標法第62條「致減損著名商標之識別性或信譽」之規定。適逢智慧財產法院已於今年7月1日成立，筆者衷心盼望專業的法官們能集合眾人之睿智，早日作出一致的判定標準。
4. 著名商標
著名商標為本文之重點，但要如何證明商標著名，大部分人皆缺乏概念。商標法施行細則第16條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。
前述智慧財產局所訂之「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」第2.1點，更訂有著名商標之定義及著名商標之認定，並明白訂出認定著名商標之參酌因素，包括商標識別性之強弱、相關消費者知悉商標之程度、商標使用期間範圍地域、商標宣傳期間範圍地域、商標註冊申請期間範圍地域、商標曾否被行政司法機關認定為著名、商標價值以及其他等八大參酌因素以為斷。
至於所謂「客觀證據」，舉凡具公信力者如銷售發票、廣告數量金額、品牌排名、銷售據點證明、司法機關判決乃至市場調查等皆屬之。很重要的是，從一開始使用商標，就要開始收集相關使用證據。當然不是每個人的商標都能成為著名商標，但提早收集商標使用證據，即便未來沒有機會施行自己的商標權利，也可以用來防衛註冊後第三人隨時可能提出之無使用廢止。證據收集要特別注意三大要點，一要越多越好，二要有日期年份，三要看的到該著名商標。做到這三大要點，則已盡證據收集之功。
5. 後記
很多人都以為，商標近似但只要商品無關就沒關係，疏不知還有「著名商標」這個大例外。侵犯到著名商標的保護範圍，不但申請商標無法獲得註冊，使用後還有侵害商標權之風險，不可不慎。培養一個著名商標所費不貲，切勿妄想搭人便車，最後終將害人害己。至於，認為自己商標為著名商標的業者也應有所認知，著名商標之保護範圍較一般商標為大，但其維護需自己做好。證據收集要趁早，切莫遇事才倉卒進行，以免事倍功半，徒勞神傷財。
